Alternativas para la protección de marcas en Europa

• Author: Juan Jacobo Martín Cerezo

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I Sobre este trabajo: introducción

Este trabajo aborda las distintas posibilidades que se pueden plantear a la hora de registrar una marca en Europa, entendida como localización geográfica y no como entidad política u organismo internacional.

Dentro del espacio físico europeo cabría registrar una marca en los distintos registros de cada país, ante la OAMI que es el registro auspiciado por la Comunidad Europea y que extiende su eficacia en todos sus países miembros, o bien usando las normas de registro de la Organización Mundial del Comercio, que nos remite a otro país (europeo o no) en el que se tiene que solicitar el registro internacional de la marca una vez solicitado o concedido el registro en ese mismo país.

Este trabajo ofrece una perspectiva sobre las distintas opciones y posibilidades de registrar una marca en Europa; sobre sus ventajas e inconvenientes.

Considero conveniente descender del nivel teórico al práctico para una mejor comprensión del objeto de este trabajo, ya que una de las finalidades de éste es informar sobre que procedimiento sería el idóneo para registrar una determinada marca en un mercado concreto.

Para ello analizaremos las distintas opciones de registro desde la óptica de un solicitante norteamericano que quiere registrar su marca en el o los distintos mercados europeo/s.

Aquí entrarán en juego las particularidades de EEUU en materia de protección de estos signos, de las que tomaré algunas de sus notas más características para compararlas con los sistemas "europeos".

Concretamente centraré mi atención en las cuestiones relativas a la "protección que se adquiere por el uso" y la protección de las marcas olfativas. En estas cuestiones, la legislación y práctica europea difieren de la americana. Considero que es de gran interés conocer estas diferencias y que su estudio es muy apropiado en un trabajo como este que se ocupa de la interrelación entre ambos sistemas.

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II Supuesto de hecho

La empresa United Brands, domiciliada en los EEUU ha sacado al mercado norteamericano 3 nuevos productos:

1. La bebida refrescante con sabor a cola "Happy cola"

2. Barritas de chocolate "Choco tenders"

3. Caramelos con sabor a naranja "Sweet orange"

   Pasado un año desde su lanzamiento, estos tres productos han tenido buena aceptación comercial y United Brands decide que ha llegado el momento de registrar las marcas de sus productos, para lo que inicia los correspondientes trámites ante la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas¹.

   Se solicita en el registro la inscripción como marcas denominativas de los nombres con los que se han comercializado los 3 productos, y además para los caramelos "Sweet Orange" se solicita el registro del olor de este producto por considerar United Brands que es muy característico y agradable y de atractivo comercial. Este olor "evoca al olor del azahar de las naranjas amargas" según se describe en su solicitud de registro.

   United Brands piensa que estos productos podrían tener igualmente éxito comercial en el extranjero, por lo que trata de averiguar cual es la mejor forma de registrar las marcas para sus productos "overseas".

   Tras consultar a un equipo jurídico, United Brands saca en claro que antes de decantarse por un tipo de opción de todas las que se le presentan, debe de tener más o menos claro donde quiere comercializar el producto. Así United Brands decide que comercializará:

1. Happy Cola en Francia, España, Italia, y Portugal

2. Choco tenders en la República Checa y Polonia

3. Sweet Orange en todos los países de la Unión Europea, en diez países latinoamericanos y en otros tantos de Asia.

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   United Brands nos encarga un informe jurídico en el que se resuelva cual es el mejor método para la protección de sus marcas. Este informe jurídico se hará para cada una de las marcas solicitadas igualmente en los EEUU.

   Conviene tener en cuenta que aunque United Brands inicialmente solo va a comercializar estos productos en los mercados indicados, preferiría tener una protección "global" de sus marcas para el caso de que quisiera extender la comercialización de sus productos en el futuro a otros países, por lo que salvo causas en contra que no lo hagan aconsejable preferiría optar por el registro "internacional" de la marca.

III Registro internacional de la marca

United Brands prefiere esta modalidad de registro para todas sus marcas ante la posibilidad de extender sus productos a otros mercados en el futuro.

Para registrar una marca ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ésta ha de haberse solicitado previamente en el país de origen. Gracias al protocolo de Madrid, ya no es necesario que se conceda la marca, valdría con el solo registro en el país "origen" para solicitar la extensión a otros países.

La solicitud internacional tiene su sustentación en la solicitud nacional, por lo tanto un "ataque central" en el registro de origen echaría por tierra las demás solicitudes.

En EEUU tiene que conservarse la marca por un periodo de 5 años. Si durante este periodo no se ha mantenido registrada la marca en los EEUU, decaerán las solicitudes internacionales e incluso el registro firme en otros países si es que éste se ha llegado a producir.

Analicemos la viabilidad de ese registro ante la USPTO para esta marca concreta.

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Happy Cola

Tipo de producto: Bebida refrescante con sabor a cola

Tiempo de uso en el mercado americano: 1 año

Situación registral en EEUU: Solicitado y en periodo para que se presenten oposiciones.

Futuros mercados: Italia, Francia España y Portugal.

Se presenta la solicitud ante la Oficina Americana de Patentes y Marcas. Se demuestra que la marca se ha usado a nivel nacional durante un periodo de un año, habiéndose consolidado en el mercado. Se cumple así con el requisito del uso. Sin embargo se presenta una oposición de una marca ya registrada que se denomina "Rappy cola".

Teniendo en cuenta todo esto y los mercados a los que se quiere llegar valoremos las distintas opciones que tendríamos.

1. Registro Internacional WIPO

   En el caso concreto de la marca "Happy Cola" contamos con el riesgo de que la marca registrada "Rapy cola" tenga éxito en su oposición ante la oficina norteamericana de patentes y marcas y la primera tenga que borrarse de su registro, con lo que decaerían las solicitudes internacionales e incluso se borrarían del registro las concesiones ya hechas en otros países.

   De acuerdo a la jurisprudencia norteamericana en casos similares², sendo el término "cola" genérico para designar un refresco de cola, habría que comparar los términos "happy"con "rappy, aunque semánticamente no hay confusión, fonéticamente si existe el riesgo de perdida de valor distintivo y de que se produzca confusión en el consumidor y probablemente la oposición del segundo tendría éxito.

   Descartamos pues este tipo de registro internacional ante los riesgos que se plantean respecto al registro de base.

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2. Registro ante la OAMI

   En principio no parece que puedan considerarse problemas intrínsecos a la marca para que ésta acceda al registro, ya que el termino "Happy Cola" cuenta con suficiente capacidad distintiva. Si no hay oposiciones dicha denominación podrá registrarse sin mayores problemas.

   Sin embargo hay que tener en cuenta que un registro previo de una denominación capaz de crear confusión con la denominación "Happy Cola" en otro país miembro de la Comunidad Europea podría denegar la solicitud ante la OAMI.

   Este riesgo es merecedor de tenerse en cuenta ya que los países que forman parte de la OAMI son 25 y en algunos casos los registros de los 10 nuevos miembros se usan, debido a su escasa armonización³ con los registros de los otros países miembros de la

   UE,⁴ precisamente como herramientas comerciales para impedir registros comunitarios en base a una solicitud nacional.

   Según las normas de registro, un registro en uno de los nuevos países miembros de le CE previa a su entrada en la Unión Europea no...