Decisión del Panel Administrativo nº DMX2013-0018 of WIPO Arbitration and Mediation Center, November 14, 2013 (case Netgear, Inc. v. Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V.)
| Resolution Date | November 14, 2013 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Complaint denied |
| Dominio | México (.mx) |
El Promovente es Netgear, Inc. con domicilio en San José, California, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cia, México.
El Titular es Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal, México, auto-representado.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio [netgear.com.mx] y [netgear.mx].
El Registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de julio de 2013, por correo electrónico, y el 1 de agosto de 2013, por correo urgente. El 25 de julio de 2013 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de julio de 2013 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 9 de agosto de 2013, el Centro invitó al Promovente a subsanar ciertas deficiencias contenidas en la Solicitud. El Promovente envió al Centro una Solicitud enmendada por correo electrónico el 13 de agosto de 2013 y por correo urgente el 16 de agosto de 2013.
El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de septiembre de 2013. La Contestación fue presentada el 6 de septiembre de 2013. El 9 de septiembre de 2013 el Centro acusó recibo del escrito de contestación e informó a las partes que el Centro procedería con el nombramiento del Grupo de Expertos. El 14 de septiembre de 2013 el Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado en respuesta al escrito de contestación del Titular.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de septiembre de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 27 de septiembre de 2013, el Centro envió a las partes la Orden de Procedimiento No. 1, mediante la que este Experto invitó (i) al Promovente a presentar a más tardar el 2 de octubre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto a los certificados de registro de la marca NETGEAR adjuntos como anexo 6 de la Solicitud, registros Nos. 2124219 y 238576 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, respectivamente, dado que en los mismos aparece como titular de dichos registros marcarios una entidad diversa al Promovente, y (ii) al Titular a presentar a más tardar el 7 de octubre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto al escrito suplementario presentado por el Promovente el 14 de septiembre de 2013 y, en su caso, a las manifestaciones que el Promovente presentase en respuesta a esa Orden de Procedimiento. En dicha Orden de Procedimiento, este Experto estableció el 16 de octubre de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 4 de octubre de 2013 el Centro recibió la respuesta del Titular a dicha Orden de Procedimiento. El Centro no recibió respuesta alguna del Promovente a dicha Orden de Procedimiento.
Este Experto notó que el Centro involuntariamente omitió añadir uno de los correos electrónicos del Promovente en la referida comunicación del 27 de septiembre de 2013 de la Orden de Procedimiento No. 1. En razón de lo anterior, este Experto expidió el 1 de noviembre de 2013 la Orden de Procedimiento No. 2 mediante la que (i) reiteró la invitación hecha al Promovente en la Orden de Procedimiento No. 1, en su caso a más tardar el 6 de noviembre de 2013, y (ii) reiteró la invitación hecha al Titular a presentar a más tardar el 9 de noviembre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto a las manifestaciones que el Promovente presentase en respuesta a esa Orden de Procedimiento. En esta Orden de Procedimiento, este Experto estableció el 14 de noviembre de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 6 de noviembre de 2013 el Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento. El Centro no recibió respuesta alguna del Titular a dicha Orden de Procedimiento.
Cabe resaltar que en la comunicación por correo electrónico que el Centro recibió del Promovente el 6 de noviembre de 2013, el Promovente manifestó que el 2 de octubre de 2013 había enviado al Centro su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, sin que el Promovente se hubiese explayado respecto a la forma de su envío o acompañado prueba de su dicho. El mismo 6 de noviembre de 2013 el Centro acusó recibo de la comunicación del Promovente y le manifestó que en sus registros no constaba la recepción de ninguna comunicación por correo electrónico del Promovente de fecha 2 de octubre de 2013.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 10 de noviembre de 2013.
El Promovente es titular de la marca nominativa NETGEAR, la cual fue registrada (i) en febrero de 2009 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el No. 1086422, clase 9; (ii) en septiembre de 1998 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el No. 238576, clase 9; y (iii) en diciembre de 1997 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América bajo el No. 2124219, clase 9.
El 1 de octubre de 2006, el Promovente y el Titular celebraron un contrato de distribución para la venta al mayoreo de productos del Promovente por parte del Titular en México (el “Contrato”).
Los nombres de dominio en disputa fueron creados: [netgear.com.mx] en agosto de 2004 y [netgear.mx] en julio de 2009.
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una empresa estadounidense que se constituyó y ha venido usando su denominación social desde el año 1996. Por lo menos desde el año 1996 el Promovente ha usado la marca NETGEAR y el nombre de dominio [netgear.com] respecto a una variedad de productos y servicios en relación con hardware y software de computadora y servicios de soporte relacionados, en particular: hardware de interconexión de redes de computadora, principalmente, ruteadores y puentes de computadora para interfase con software de computadora en redes de comunicación.
El Promovente es titular de diversos registros para la marca NETGEAR o sus variantes alrededor del mundo, en las clases internacionales 9 y 42. El Promovente es titular del nombre de dominio [netgear.com] creado desde noviembre de 1994. Los nombres de dominio en disputa son idénticos tanto a la denominación social como a las marcas registradas y nombre de dominio del Promovente.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa.
Conforme a la búsqueda por titular realizada el 11 de junio de 2013 en las bases de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Titular no posee ningún registro de marca para la denominación “netgear”. El Titular tampoco es conocido en el ámbito de las comercializadoras de productos de software y hardware como “netgear”.
En el año 2006 el Promovente celebró el Contrato con el Titular para la comercialización en México de productos, siendo dicha relación comercial la manera en que el Titular tuvo conocimiento de la marca NETGEAR. El Titular registró y usa los nombres de dominio en disputa contraviniendo las disposiciones del Contrato, no obstante que por la relación de negocios que tuvo (sic) con el Promovente estaba plenamente consciente de que esa era la denominación social y marca registrada del Promovente.
No obstante que es distribuidor del Promovente, el Titular no tiene intereses o derechos legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que ha incumplido las disposiciones contenidas en el Contrato, haciendo uso indebido de las marcas del Promovente.
El Titular no puede argumentar desconocimiento de la denominación social, marcas registradas y actividad comercial del Promovente, lo que a su vez demuestra que el Titular indebidamente registró y usa los nombres de dominio en disputa de mala fe, por lo que no hay forma alguna en que pueda argumentar que los registró para usarlos lealmente.
En el Contrato claramente se establecen los lineamientos para el uso de las marcas del Promovente, en específico, en el punto 9 del mismo y en el anexo relativo a la guía para el uso de las marcas. En el punto 9 del Contrato se establece que el distribuidor (i.e. el Titular) acepta que el único y exclusivo titular de la marca NETGEAR es el Promovente, y que el uso de dicha marca no otorga al distribuidor ningún derecho, título o interés sobre la misma.
Por otra...
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