Decisión del Panel Administrativo nº D2010-0459 of WIPO Arbitration and Mediation Center, May 20, 2010 (case Laboratorios Diet-Esthetic, S.A. v. Body Esthetic Laboratories International, S.L.)
| Judge | Dr. José Carlos Erdozain |
| Resolution Date | May 20, 2010 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | Generic Domains |
1. Las Partes
La Demandante es Laboratorios Diet-Esthetic, S.A. con domicilio en Hospitalet de Llobregat, España, representada por Aguilar i Revenga, España.
La Demandada es Body Esthetic Laboratories International, S.L. con domicilio en Gava, España, representada por UDAPI & Asociados, España.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio [bodyesthetic.com] y [bodyesthetic.net].
El registrador del nombre de dominio [bodyesthetic.com] es Network Solutions, LLC, mientras que el registrador del nombre de dominio [bodyesthetic.net] es Tucows, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de marzo de 2010. El 25 de marzo de 2010 el Centro envió a ambos registradores vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 25 de marzo de 2010 Tucows, Inc. respondió al Centro, vía correo electrónico, confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio [bodyesthetic.net], proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Asimismo, el 25 de marzo de 2010, Network Solutions, LLC respondió al Centro, vía correo electrónico, confirmando, asimismo, que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio [bodyesthetic.com], proporcionando los respectivos datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 30 de marzo de 2010 el Centro recibió por correo electrónico una copia de la Demanda enmendada. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En fecha de 31 de marzo de 2010, el Centro dirigió un comunicado a las partes relativo al idioma del procedimiento. En esa misma fecha, las partes respondieron eligiendo el español como dicho idioma.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de abril de 2010.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Son hechos probados a juicio del Experto los siguientes:
La Demandante Laboratorios Diet-Esthetic, S.A., es una sociedad anónima constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en mayo de 1998, especializada en el ámbito de la cosmética, dietética, veterinaria, fitosanitarios, plantas medicinales y productos farmacéuticos.
El nombre de dominio [bodyesthetic.com] se registró el 19 de diciembre de 2003. Por su parte, el nombre de dominio [bodyesthetic.net] se registró el 6 de noviembre de 2002.
La Demandante es titular de la marca en España nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, concedida el 16 de enero de 2004, cuya solicitud se presentó el 2 de junio de 2003, según lo que resulta de la consulta efectuada a la base de datos de la OEPM. Es también titular del nombre de dominio [body-esthetic.com] registrado el 24 de mayo de 2004. Es titular, por último, de la marca nacional nº 2.335.606 BODY 10 DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha de 27 de julio de 2000, y concedida el 16 de marzo de 2001 (cfr. página 75 de 476 del expediente del caso, o pág. 20 de la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, del Juzgado de Marca Comunitaria, la cual se cita más adelante), así como de la marca nacional nº 1.919.371 BODYBRONZE DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha 30 de agosto de 1994, y concedida en fecha 1 de junio de 1995 (ibídem, pág. 75 de 476, y según resulta de los archivos en línea de la OEPM).
La Demandada Body Esthetic Laboratories International, S.L. es una sociedad limitada inicialmente constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en 1999, cuyo objeto social es la compra, venta, fabricación, y distribución de todo tipo de productos cosméticos, de perfumería, dermofarmacia, dietética y alimentos de régimen o de otras aplicaciones terapéuticas.
La Demandada era titular de la marca comunitaria 1.287.119 BODYESTETIC, solicitada el 24 de agosto de 1999, y registrada con efectos desde 18 de octubre de 2000, según resulta de la consulta a la base de datos de la OAMI.
La Demandada solicitó la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES + con fecha 27 de marzo de 2003.
La Demandada se constituyó como sociedad el 6 de julio de 1999. Su denominación inicial era Body Estetic, S.L., modificándose posteriormente en 2007 y en 2008 hasta configurar su actual denominación como Body Esthetic Laboratories International, S.L.
Entre las partes hubo una contienda judicial a cuenta de la utilización de la denominación “BODYESTHETIC”. En dicha controversia, la ahora Demandada cuestionaba a la Demandante la validez de la marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE arriba mencionada, mientras que esta última parte puso en tela de juicio por medio de reconvención la validez, a su vez, de la marca nº 1.287.119 BODYESTETIC que era titularidad de la ahora Demandada.
La disputa judicial entre las partes fue resuelta en primera instancia por virtud de la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, que declaró la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC (citada) y la nulidad por mala fe de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + (también citada), que había sido solicitada por la ahora Demandada.
La sentencia referida fue revocada parcialmente por la de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 4 de junio de 2007. En concreto, en lo que atañe a la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria 1.287.119, concluyendo la Audiencia que dicha caducidad debía tener efectos sólo a partir del 19 de diciembre de 2005, indicando, asimismo, que en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2004 (fecha de concesión de la marca 2.543.953 -citada-) y el 19 de diciembre de 2005, Laboratorios Diet-Esthetic, S.L. infringió la marca comunitaria 1.287.119 titularidad de Body Estetic, S.L. Esta última decisión devino firme y definitiva posteriormente.
La Demandada era titular, por cesión de 20 de junio de 2005, de la marca comunitaria BODYESTETIC, cuya caducidad fue declarada según lo relatado más arriba.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según la Demandante:
Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de causar o crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre su marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE. Basa su aseveración en que el término “laboratoire” es genérico y de uso común en el ámbito de la cosmética. Así, pues, concluye la Demandante, el nombre de dominio que el consumidor asociaría con la marca “BODY ESTHETIC LABORATOIRE” sería “www.bodyesthetic” con la extensión que procediera.
Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Basa la Demandante su aseveración en determinadas resoluciones judiciales (que se citan arriba) que declaran la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC, de la que era titular la Demandada, así como la nulidad, por haber sido solicitada de mala fe por la Demandada, de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +.
Que la Demandada registró y utilizó los nombres de dominio de mala fe. Basa su aseveración la Demandante en que, según se declara probado judicialmente, la Demandada solicitó de mala fe la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES +. Aduce, además, que por parte de la Demandada hubo una conducta maliciosa y muy prolongada en el tiempo consistente en cambiar sutilmente su marca con objeto de usurpar silenciosamente el uso de la denominación “Bodyesthetic”. Alude también a que el término “Bodyesthetic” genera más solicitudes de búsqueda que el término “Bodyestetic” (sin hache intermedia), lo...
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