Decisión del Panel Administrativo nº DES2019-0028 of WIPO Arbitration and Mediation Center, October 22, 2019 (case Hearst Magazines, Inc. v. Motorpress Rodale S.L.)
| Resolution Date | October 22, 2019 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Complaint denied |
| Dominio | España (.es) |
La Demandante es Hearst Magazines, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Abril Abogados S.L.P., España.
La Demandada es Motorpress Rodale S.L. (actualmente Motorpress Hearst, S.L.)[1], España, representada por Miguel Ángel Rodríguez Andrés, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [fitnightout.es].
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio es OVH HISPANO.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de agosto de 2019. El 26 de agosto de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de septiembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de septiembre de 2019 y se extendió al 27 de septiembre de 2019 a solicitud de la Demandada. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 2 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 8 de octubre de 2019, el Experto emitió una orden de procedimiento requiriendo a la Demandante para que aportara el anexo 4 de la Demanda, dado que se había aportado un anexo 4 relativo a un nombre de dominio que no es objeto del presente procedimiento. El anexo correcto fue aportado por la Demandante el 9 de octubre de 2019.
La Demandante es una empresa de nacionalidad estadounidense, que opera a nivel internacional en el sector editorial, con más de 25 publicaciones en Estados Unidos y más de 300 a nivel internacional, entre las que se encuentran revistas como ELLE, COSMOPOLITAN, HARSPER’S BAZAAR o ESQUIRE. En España, la Demandante opera a través de su filial Hearst España, S.L., que es responsable, entre otras, de publicaciones de amplia difusión a nivel nacional como FOTOGRAMAS o DIEZ MINUTOS, con 18 millones de ejemplares al año, además de producir contenidos para terceros, organizar eventos e impartir diversos cursos.
La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus publicaciones bajo diversas marcas, entre las que se encuentran CAR & DRIVER, CASA DIEZ, COCINA DIEZ, COSMOPOLITAN, CRECER FELIZ, DEVIAJES, ELLE, ELLE DECORATION, ELLE GOURMET, EMPRENDEDORES, HARPER’S BAZAAR, MEN’S HEALTH, MICASA, NUEVO ESTILO, ¡QUÉ ME DICES!, QUO, RUNNER’S WORLD, WOMEN’S HEALTH y FIT NIGHT OUT. En concreto, respecto a la marca FIT NIGHT OUT, son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:
Marca Española No. M3501492 WOMEN’S HEALTH FIT NIGHT OUT, figurativa, solicitada el 11 de marzo de 2014 y registrada el 1 de julio de 2014, para servicios de la clase 41, que renuncia mediante un disclaimer a exclusividad sobre la leyenda “women’s health”;
Marca de la Unión Europea No. 014604987 FIT NIGHT OUT, denominativa, solicitada el 28 de septiembre de 2015 y registrada el 14 de marzo de 2016, para productos de la clase 25 y servicios de la clase 41.
Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio, que albergan páginas web a través de las cuales difunde sus publicaciones, actividades y eventos relativos a su marca FIT NIGHT OUT, como como [womenshealthmag.com], registrado el 21 de abril de 2004, que incluye una sección en idioma castellano relativa a sus actividades y eventos en España.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 26 de febrero de 2014. Desde su registro, albergaba el sitio web relativo a la difusión de las actividades y eventos en España de las marcas WOMEN’S HEALTH FIT NIGHT OUT y FIT NIGHT OUT, conteniendo, en la fecha de presentación de la Demanda, información sobre varios eventos del año 2018 en diversas localidades de la geografía española (Madrid, Málaga, Valencia), si bien ha sido posteriormente dejado sin contenido.
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que la marca europea FIT NIGHT OUT fue solicitada por la mercantil estadounidense Rodale, Inc., siendo posteriormente transferida a la Demandante. La Demandada es una joint venture entre la propia Demandante y la sociedad española Motorpress Ibérica, S.A., que cambió su denominación social por Motorpress Hearst, S.L. y actualmente se encuentra en liquidación.
Que el nombre de dominio en disputa es claramente idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con su marca FIT NIGHT OUT, dado que la extensión “.es” no puede ser considerada como una diferencia al ser únicamente indicativa del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que los registros de marca de la Demandante, cuya validez no cabe cuestionar en el presente procedimiento, confieren a ésta el derecho de prohibir que cualquier tercero utilice su marca, sin su autorización, como identificador en Internet, con arreglo al artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas española. Además, tras remitir un requerimiento a la Demandada instando la cesación en el uso del nombre de dominio en disputa por constituir una infracción de sus marcas, instando su transferencia a la Demandante, la Demandada contestó que ella había creado y desarrollado el concepto de “fit night out”, sin aportar prueba al respecto, ni siendo la Demandada titular de ningún registro de marca con efectos en España relativo a tal denominación.
El contenido incluido en el sitio web que alberga el nombre de dominio en disputa no se encuentra actualizado, aludiendo a eventos pasados e incluyendo links sin contenido (que muestran un error 404, página no encontrada, indicio de falta de derechos o intereses legítimos según numerosas resoluciones dictadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”)), u otros contenidos que aluden a la revista WOMEN’S HEALTH cuyos derechos de marca corresponden a la Demandante o alguna de sus filiales. Se aportan diversas evidencias en soporte de...
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