Decisión del Panel Administrativo nº D2018-2484 of WIPO Arbitration and Mediation Center, December 26, 2018 (case Google LLC v. Javier Bardají Bofill, Googling BCN, S.L.)
| Resolution Date | December 26, 2018 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | Generic Domains |
La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América (“EE.UU.”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Javier Bardají Bofill, Googling BCN, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representado por Joan Mur Castro, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa [googling.barcelona], [googlingbcn.com], [googling.cat], [googling.info], [googling.net], [googling.pro] y [googling.tech] (los “Nombres de Dominio en Disputa”).
El Registrador de los Nombres de Dominio en Disputa [googling.info], [googling.pro] y [googling.tech] es Soluciones Corporativas IP, LLC.
El Registrador de los Nombres de Dominio en Disputa [googlingbcn.com], [googling.cat] y [googling.net] es Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com.
El Registrador del Nombre de Dominio en Disputa [googling.barcelona] es Nominalia Internet S.L.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de octubre de 2018. El 1 de noviembre de 2018 el Centro envió a los Registradores por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en Disputa. El 2 de noviembre de 2018 Nominalia Internet S.L. y Soluciones Corporativas IP, LLC enviaron al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 5 de noviembre de 2018 Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de noviembre de 2018. El Demandado remitió comunicaciones por correo electrónico al Centro los días 1, 4, 10, 11 y 12 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a un experto como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de diciembre de 2018. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2018 el Centro notificó a las Partes que el experto se ha recusado a sí mismo debido a un potencial conflicto con una de las Partes.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de diciembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
En 1998, Larry Page y Sergey Brin desarrollaron un motor (search engine) para mejorar la búsqueda en Internet, fundaron Google. Ese mismo año comenzaron a usar ese nombre en relación con el motor de búsqueda.
La Demandante es una empresa multinacional de los EE.UU. La compañía se incorporó por primera vez en el estado de Delaware (EE.UU.) el 22 de octubre de 2002. A partir del 30 de septiembre de 2017 la Demandante cambió su denominación de Google Inc. a Google LLC, que es su actual nombre comercial y como se identifica en el mercado.
La Demandante es propietaria, entre muchas otras, de las siguientes marcas GOOGLE:
Marca de la Unión Europea GOOGLE, Registro No. 1104306, fecha de registro 7 de octubre de 2005, solicitada el 12 de marzo de 1999, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 35, 38 y 42. Prioridad EE.UU., 16 de septiembre de 1998.
Marca internacional GOOGLE (y diseño), Registro No. 881006, fecha de registro: 12 de enero de 2006, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 38 y 42.
Marca de la Unión Europea GOOGLE, Registro No. 10081073, fecha de registro 16 de diciembre de 2011, fecha de solicitud 28 de junio de 2011, cubre productos y servicios de las clases internacionales 9, 35, 36 y 42. Prioridad: EE.UU., 20 de enero de 2011.
Marca Internacional GOOGLE, Registro No. 1145934, fecha de registro 1 de agosto de 2012, cubre servicios de la clase internacional 42. Prioridad: EE.UU., 14 de marzo de 2012.
Marca Internacional GOOGLE+, Registro No. 1103415, fecha de registro 17 de noviembre de 2011, protege productos y servicios de las clases internacionales 9, 38, 41, 42 y 45.
La Demandante también es propietaria de la marca española GOOGLE, Registro No. M2748749, registrada el 26 de octubre de 2007, solicitada el 10 de enero de 2007, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 16, 25, 35, 36, 38 y 42.
La Demandante es propietaria del nombre de dominio [google.com], registrado el 15 de septiembre de 1997, bajo el que opera su sitio web oficial “www.google.com”.
El 1 de junio de 2011 el Demandado Javier Bardají Bofill junto con terceras personas procedieron constituir de conformidad a las leyes de España la compañía mercantil Googling Spain S.L. ante el Notario de Barcelona, Eugenio Corell Sancho, número 887 de su protocolo. La sociedad fue inscrita y registrada en el Registro Mercantil de Barcelona. El 15 de enero de 2013, el Demandado con la participación de terceros procedió a la constitución de una nueva compañía mercantil, Googling BCN S.L., ante el mismo Notario, número 56 de su protocolo, la compañía fue igualmente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
El Nombre de Dominio en Disputa [googling.cat] fue registrado el 19 de febrero de 2015. El Nombre de Dominio en Disputa [googling.barcelona] fue registrado el 22 de marzo de 2016. El Nombre de Dominio en Disputa [googling.net] fue registrado el 25 de enero de 2018. Los Nombres de Dominio en Disputa [googling.info] y [googling.pro] fueron registrados el 14 de junio de 2018. El Nombre de Dominio en Disputa [googling.tech] fue registrado el 16 de junio de 2018. El Nombre de Dominio en Disputa [googlingbcn.com] fue registrado el 29 de agosto de 2018.
Los Nombres de Dominio en Disputa [googling.barcelona]y [googling.cat] remiten al sitio web “www.googling.barcelona”, en el que, bajo el título “GooglingBCN Consultoría Informática www.googlingbcn.com”, se informa sobre servicios de outsourcing, consultoría, dirección de proyectos, relaciones humanas y head hunting, coaching directivo, y analista TIC.
El Nombre de Dominio en Disputa [googling.info], remite a una página web de “parking” aparentemente suministrada por DonDominio, en la que se informa sobre registro de nombres de dominio, alojamiento web, certificados SSL y EhpIs privado. Los Nombres de Dominio en Disputa [googling.pro] y [googling.tech] remiten a sendas páginas similares.
El Nombre de Dominio en Disputa [googlingbcn.com] no remite a un sitio web activo (se obtiene mensaje de error al intentar conectar el navegador Firefox). El Nombre de Dominio en Disputa [googling.net] tampoco remite a sitio web alguno.
La Demandante sostiene lo siguiente:
Los Nombres de Dominio en Disputa son idénticos o confusamente similares con la marca GOOGLE, sobre la que tiene derechos. La Demandante posee numerosas marcas que consisten en o que contienen GOOGLE con efectos en España, registradas para una amplia gama de productos y servicios, incluidos, entre otros, productos y servicios informáticos, incluyendo consultoría informática en clases 9 y 42 y servicios de telecomunicaciones en clase 38. Los Nombres de Dominio en Disputa incorporan casi por completo las marcas anteriores GOOGLE, añadiendo únicamente el sufijo “-ing”, la conocida forma verbal del gerundio en inglés. Por lo tanto, los Nombres de Dominio en Disputa se asociarán a la Demandante y a sus renombradas marcas GOOGLE y se considerará que derivan de la misma, ya que significan “Googleando” o “buscando en Google”. La alta similitud no queda desvirtuada por la mera adición del término geográfico “bcn” en [googlingbcn.com], a saber, las siglas por las que se conoce a la ciudad de Barcelona. Dicha adición incita directamente a suponer que la Demandante, titular de la marca, ha concedido una autorización a la entidad que la utiliza y/o a suponer que se trata de un nombre de dominio oficial de la Demandante que se refiere a sus actividades en Barcelona. La referida alta similitud tampoco queda enervada por la adición de “.net”, “.pro”, “.com”, “info”, “tech” o “.com”.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio en Disputa. La reputación mundial del signo GOOGLE de la Demandante es, de acuerdo con la doctrina constante de las decisiones adoptadas bajo...
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