Decisión del Panel Administrativo nº D2014-1534 of Tribunal Arbitral de la OMPI, November 20, 2014 (case Five Fingers Company Limited v. Víctor Vélez San Juan)

Actor:Five Fingers Company Limited
Defense:Víctor Vélez San Juan
Resolution Date:November 20, 2014
Issuing Organization:Tribunal Arbitral de la OMPI
Decision:Complaint denied
Dominio:Generic Domains
SUMMARY

[pegatin.com]

 
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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Five Fingers Company Limited v. Víctor Vélez San Juan

Caso No. D2014-1534

1. Las Partes

La Demandante es Five Fingers Company Limited, con domicilio en Exeter, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Innovatech Law Firm, S.L.P., España.

El Demandado es Víctor Vélez San Juan, con domicilio en Barcelona, España, representado por CAF Advocats, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio [pegatin.com]. El registrador del citado nombre de dominio es Mesh Digital Limited.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de septiembre de 2014, con respecto a los nombres de dominio [pegatin.com] y [fivefingerscompany.com]. El 8 de septiembre de 2014, el Centro envió a Mesh Digital Limited vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio indicados. El 10 de septiembre de 2014, Mesh Digital Limited envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los nombres de dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de septiembre de 2014. El 2 de octubre de 2014, el Centro informó a las Partes sobre la posibilidad de suspender el procedimiento a fin de explorar un posible arreglo de la controversia. El 7 de octubre de 2014, el Centro notificó la suspensión del procedimiento. El 21 de octubre de 2014, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento exclusivamente con respecto al nombre de dominio en disputa dado que el nombre de dominio [fivefingerscompany.com] había sido transferido al Demandante. El 22 de octubre de 2014, el Centro informó a las Partes la reanudación del procedimiento. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de octubre de 2014. La Demandada contestó a la Demanda el 27 de octubre de 2014, y el mismo día el Centro acusó el recibo de la Contestación.

El día 4 de noviembre de 2014, el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, Five Fingers Company Limited (en adelante "FFC"), constituida el 15 de enero de 2013, es una sociedad mercantil, con domicilio en Exeter, Reino Unido. Sus socios son los Sres. Marshall, García y Vélez (este último, el Demandado). Cada uno de ellos posee un tercio de las acciones de la compañía, y es Director o Gerente de la misma. La compañía se dedica a la fabricación y venta de etiquetas o "stickers" de identificación para adherirlas en bicicletas y motocicletas.

El 18 de julio de 2014, la Demandante presentó ante la Intellectual Property Office del Reino Unido la solicitud de marca PEGATIN bajo el número UK00003064812 para proteger "stickers" adhesivos de la clase 16 y vestimenta para ciclismo de la clase 25.

El 25 de julio de 2012, el Demandado registró el nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda la Demandante sostiene lo siguiente:

Los socios promotores de la sociedad FFC, A. García González (en lo sucesivo, el "Sr. García"), H. Marshall (en lo sucesivo, el "Sr. Marshall") y el también socio promotor y Demandado en el presente procedimiento, Víctor Vélez San Juan (en lo sucesivo, "el Sr. Vélez"), acordaron crear los sitios Web "www.pegatin.com" y "www.pegatin.es", con el fin de comercializar los productos de FFC. Durante el proceso de constitución de FFC, los socios promotores repartieron entre sí las tareas a realizar para constituir la sociedad con éxito. En base a la plena confianza que Sr. García y el Sr. Marshall depositaron en el Sr. Vélez, le encargaron verbalmente, y este aceptó, registrar los nombres de dominio [pegatin.com], [pegatin.es] y [fivefingerscompany.com], para evitar que un tercero se adelantara.

Los socios promotores acordaron que el registro de dichos nombres de dominio se hiciera en todo caso bajo el nombre y titularidad de FFC. Dado que al momento de registro de esos nombres de dominio los trámites de constitución de FFC se habían iniciado pero aún no se habían completado, los socios promotores decidieron utilizar la cuenta que la sociedad SI O QUE DISEÑO INTELIGENTE, S.L. (en lo sucesivo "SI O QUE"), de la que el Demandado era y continua siendo actualmente administrador solidario, que el Demandado tenía con el Agente Registrador RedCoruna. Los tres nombres de dominio mencionados se trasladarían a la cuenta y servidor propios de FFC tan pronto como se completara su constitución. Según lo previsto, y durante el proceso de constitución de la sociedad, el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio en disputa a través del Registrador RedCoruna, el día 25 de julio de 2012.

Finalmente la sociedad FFC fue constituida e incorporada el 15 de enero de 2013.

El nombre de dominio en disputa [pegatin.com] es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca no registrada PEGATIN, sobre la que FFC tiene derechos de "common law".

Desde su constitución, FFC ha estado realizando actividades de promoción y comercialización de sus productos utilizando y explotando el signo distintivo PEGATIN como su marca comercial, tanto a nivel nacional como internacional, a través de las redes sociales, mediante la creación y explotación de sus cuentas en Facebook y Twitter, de sus sitios Web "www.pegatin.com" y "www.fivefingerscompany.com", y de un sistema de venta en línea a usuarios y consumidores a través del sitio Web "www.pegatin.com".

Asimismo, FFC contrata y paga a colaboradores para administrar, en nombre y representación de FFC, las páginas de Facebook y la cuenta de Twitter, así como para generar y publicar contenidos e imágenes relacionados con los productos PEGATIN, en Facebook y Twitter, destinados a sus seguidores. A través de Facebook y Twitter, FFC dirige a los seguidores mediante un enlace al sitio Web "www.pegatin.com" para que compren en línea productos PEGATIN.

FFC ha invertido más de 150.000 euros en anuncios en Facebook para promocionar la marca PEGATIN, para que adquiera reconocimiento y reputación entre los usuarios y consumidores de pegatinas de identificación personalizadas para bicicletas. Esta inversión ha permitido que PEGATIN como signo distintivo se haya consolidado como la palabra más utilizada por los usuarios para buscar en Internet dichos productos o "bike name stickers".

Con el fin de comercializar sus productos, FFC también planificó la creación de los sitios Web "www.pegatin.es", para el territorio español y "www.fivefingerscompany.com" como página corporativa.

Entre abril de 2013 y agosto de 2014, coincidiendo con la inversión por FFC en publicidad en Facebook, el número de visitas al sitio Web "www.pegatin.com" llegó a 529.550, lo que demuestra que dicha inversión ha contribuido y sigue contribuyendo a la consolidación de la marca PEGATIN.

La compra de los productos PEGATIN se realiza exclusivamente a través del sitio Web "www.pegatin.com". El pago por la compra y entrega se realiza mediante PayPal, a través de la cuenta "paypal@pegatin", titularidad de FFC. El Sr. Marshall aparece en estos documentos como administrador de la cuenta y la dirección del negocio coincide con la del domicilio social de FFC en Reino Unido. Para llevar la contabilidad de las transacciones a través de su sitio Web "www.pegatin.com", FFC mantiene una cuenta en el servicio de contabilidad XERO. Las compras a través del sitio Web "www.pegatin.com" se realizan de modo seguro mediante el servicio Quick SSL Premium contratado por FFC al registrador RedCoruna. Para incrementar sus ventas, FFC ofrece, en el apartado "Partners" del sitio Web "www.pegatin.com", la posibilidad de afiliación de terceros para la comercialización de los productos PEGATIN a través de los sitios Web, blogs o cuentas en redes sociales de dichos terceros. Asimismo, FFC invita a empresas promotoras a celebrar acuerdos de promoción y venta de sus productos PEGATIN. FFC ha vinculado en todo momento la marca PEGATIN con el Demandante indicando su propiedad sobre la marca, logrando una sólida asociación entre uno y otra, evitando la confusión de usuarios, consumidores, y posibles socios y afiliados. Así en la misma página Web "www.pegatin.com", en el apartado "Nosotros", se indica lo siguiente: "Pegatin pertenece a Five Fingers Company Ltd (8361782), registrada en Exeter, Inglaterra. Fundada en enero de 2013 por un equipo apasionado en crear grandes productos para la vida real". En el sitio Web de FFC, "www.fivefingerscompany.com", aparece el logo de la marca PEGATIN con un enlace directo a "www.pegatin.com", promocionando la compra de sus productos PEGATIN. En el apartado de "Contacto" se indica la dirección de la sociedad en Reino Unido que coincide con la de su domicilio social. La dirección de correo electrónico coincide con una de las direcciones indicadas en el apartado de Contacto de FFC en Twitter "@pegatins".

En las páginas de Facebook también se indica...

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