Decisión del Panel Administrativo nº D2019-1132 of WIPO Arbitration and Mediation Center, July 19, 2019 (case Andersen Tax LLC v. Andersen Bpo)
| Resolution Date | July 19, 2019 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | Generic Domains |
La Demandante es Andersen Tax LLC, Estados Unidos de América, representada por ECIJA, España.
La Demandada es Andersen Outsourcing Services, S.L., España, representada por UBILIBET, S.L., España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio [andersenbpo.com].
El Registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de mayo de 2019. El 17 de mayo de 2019 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de mayo de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 22 de mayo de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 28 de mayo de 2019. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de junio de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de julio de 2019. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es una empresa estadounidense fundada en 1913 que opera a nivel mundial en el sector de los servicios de consultoría y auditoría empresarial, así como servicios de asesoramiento fiscal y jurídico. Actualmente, dispone de oficinas en sesenta y tres ciudades distribuidas en todo el mundo. En España tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. La Experta en el uso de las facultades que la Política le otorga ha visitado la página web de la Demandante.
La Demandante opera en el mercado e identifica sus servicios mediante diversas marcas que incluyen o consisten en el elemento principal de su denominación social ANDERSEN, solo o unido a otros elementos gráficos y/o denominativos, registradas en las diversas jurisdicciones en las que lleva a cabo su actividad. Son suficientemente representativas de las mismas para el presente procedimiento:
La Marca Española No. 1173199 ARTHUR ANDERSEN & CO., registrada el 1 de noviembre de 1989, para servicios de la clase 35;
La Marca de la Unión Europea No. 006001267 ARTHUR ANDERSEN, registrada el 15 de mayo de 2008, para servicios de la clase 35;
La Marca de la Unión Europea No. 006001218 ANDERSEN, registrada el 7 de agosto de 2008, para servicios de las clases 35, 36, 42 y 45;
La Marca de la Unión Europea No. 006001283 ANDERSEN CONSULTING, registrada el 24 de julio de 2008, para servicios de las clases 35, 42 y 45;
La Marca de la Unión Europea No. 006001317 ANDERSEN LEGAL, registrada el 24 de julio de 2008, para servicios de las clases 35, 42 y 45;
Asimismo, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio que identifican sus páginas Web corporativas, mediante las cuales promociona sus servicios, entre otros, [andersentaxlegal.es] registrado el 6 de junio de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de octubre de 2013 por la Demandada. Se encuentra ligado a una página web de la Demandada en la que se ofertan diversos servicios de consultoría especializada en la externalización de procesos empresariales, en concreto en áreas de administración, financiera y gestión de personal, así como servicios de diseño e implantación de nuevos procesos y tecnologías.
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que sus marcas gozan de renombre y notoriedad dentro del sector de la consultoría y asesoramiento legal empresarial, tanto a nivel internacional como en España, gracias a la fuerte inversión publicitaria efectuada a lo largo de los años, su expansión internacional, así como la circunstancia de participar en un sector de mercado en el que la competencia es reducida y, por tanto, el conocimiento de la marca se adquiere con mayor rapidez. Se aporta diversa documentación para acreditar esta alegación consistente en noticias publicadas en medios de comunicación españoles y estadounidenses, así como una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas estimando la notoriedad de su marca.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación principal de sus marcas (“andersen”) añadiendo las siglas “bpo”, que no aportan ningún valor diferencial al término dominante ya que aluden a una actividad de consultoría relativa a la externalización de procesos por su acepción en inglés (“business process outsourcing”), que cabe entender comprendida en los servicios amplios de consultoría prestados por la Demandante. Las marcas de la Demandante son plenamente reconocibles en el nombre de dominio en disputa produciéndose un riesgo de confusión que se incrementa por la notoriedad de sus marcas, especialmente dentro del sector de consultoría empresarial, así como la circunstancia de que se utilice el nombre de dominio en disputa dentro de ese mismo sector.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que carece de marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales de su titularidad anteriores a los registros de la marca de la Demandante, no habiendo sido autorizada para utilizar la marca ANDERSEN ni siendo una entidad afiliada ni licenciataria de la Demandante. Una búsqueda en cualquiera de las bases de datos relativas a registros marcarios denota que la Demandada no ostenta ningún derecho sobre el término “andersen bpo” ni sobre el término “andersen”. Tampoco se ha hallado en redes sociales o plataformas análogas perfiles que permitan demostrar que la Demandada explota o es comúnmente conocida por estos términos. Además, dada la notoriedad de las marcas de la Demandante, la Demandada no podía desconocer su existencia en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Que el uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como legítimo ya que sugiere una falsa afiliación con la Demandante y sus marcas, en relación al ofrecimiento de servicios idénticos o similares a los ofrecidos por la Demandante, implicando un uso injusto con alto riesgo de afiliación. El contenido ubicado en el nombre de dominio en disputa es opaco, no incluyendo ninguna referencia a la denominación social de la Demandada, y, además, ha permanecido inmutable, con faltas de ortografía y apartados copiados entre sí, acreditando la falta de interés de la Demandada en un verdadero uso razonable del nombre de dominio en disputa. Estas circunstancias denotan que la Demandada ha pretendido aprovecharse injustamente de la notoriedad de la Demandante y de sus marcas buscando asociar sus servicios a los de la Demandante.
Que las circunstancias del caso, en especial la notoriedad y conocimiento mundial de sus marcas, llevan a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La denominación “andersen” carece de significado tanto en español (idioma de la Demandada, utilizado en los contenidos que alberga en nombre de dominio en disputa), como también en inglés (idioma del término “bpo”), no siendo una acepción habitual en los usos comerciales, por lo que no es posible justificar que la inclusión de la marca notoria ANDERSEN en el nombre de dominio en disputa se deba a la casualidad u otros indicios que puedan justificar un registro sin intención de aprovecharse de la reputación ajena. Cabe inferir de la notoriedad de las marcas de la Demandante que la Demandada conocía o debía conocer su existencia.
Que el uso de la marca ANDERSEN...
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