Decisión del Panel Administrativo nº DES2010-0048 of WIPO Arbitration and Mediation Center, December 14, 2010 (case Zodiac International v. Ferreterías Ferromar, S.L.)

• Judge: Luis H. de Larramendi
• Resolution Date: December 14, 2010
• Issuing Organization: WIPO Arbitration and Mediation Center
• Decision: Complaint denied
• Dominio: España (.es)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Zodiac International v. Ferreterías Ferromar, S.L.

Caso No. DES2010-0048

1. Las Partes

La Demandante es Zodiac International con domicilio en París, Francia, representada por Cabinet Plasseraud, Francia.

El Demandado es Ferreterías Ferromar, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Miguel Ángel Davara F. de Marcos, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio [cloradoressalinoszodiac.es] [cloradoreszodiac.es] y [limpiafondoszodiac.es].

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2010. El 19 de octubre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de octubre de 2010, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de noviembre de 2010.

El 25 de noviembre de 2010 la Demandante presentó un escrito insistiendo en sus argumentos y rebatiendo las alegaciones del Demandado. El Demandado presentó a su vez una contestación a este escrito adicional en fecha 13 de diciembre de 2010.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 29 de noviembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca internacional 699648 ZODIAC, con prioridad de 25 de marzo de 1998, para productos de las clases 6, 7, 11 y 19, vigente en varios países, entre ellos España, donde la marca fue concedida en las clases 6, 7 y 19 y denegada en la clase 11.

- Marca internacional 1007403 Z ZODIAC (logo), con prioridad de 22 de octubre de 2008, para productos y servicios de las clases 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 28 ,39 y 41, vigente en varios países, entre ellos la Unión Europea.

4.2 Los nombres de dominio objeto de controversia fueron registrados con fecha 7 de enero de 2009 y 9 de octubre de 2009.

4.3 Accediendo a los correspondientes sitios web nos encontramos con información y ofertas comerciales referidas a los productos ZODIAC de la Demandante que son comercializados por el Demandado. Desde estos sitios web existen vínculos a la página web principal del Demandado, en la que se ofertan los productos de la Demandante y los de otros competidores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- Los nombres de dominio en disputa están compuestos por la marca ZODIAC de la Demandante a la que simplemente se han añadido las expresiones genéricas "cloradores salinos", "cloradores" y “limpiafondos”.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación ZODIAC, pues no es titular de ninguna marca con dicha denominación. El Demandado vendía los productos de la Demandante, pero no llegó a firmarse un contrato de distribución entre ambas partes.

- El Demandado estaba usando los nombres de dominio en disputa para redirigir a los consumidores a su propio sitio web “www.ferromar.es”, en el que se ofertan productos ZODIAC pero también de otros competidores.

- El Demandado no ha respetado las condiciones comerciales de la Demandante, tales como un precio mínimo para los productos ZODIAC. La Demandante envió al Demandado cartas de reclamación para tratar de solucionar el conflicto a través de un acuerdo que incluyera la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

- El Demandado actuó de mala fe al registrar los nombres de dominio, pues conocía sobradamente las marcas de la Demandante y trató por ello de beneficiarse de la notoriedad de ZODIAC para atraer a los consumidores a su propia página web en la que también vendía mercancías de otras marcas.

- El Demandado nunca divulgó en su página web su relación con la Demandante y mencionaba que eran distribuidores oficiales cuando eran simples revendedores de los productos de ZODIAC.

- El Demandado ha llevado a cabo la misma conducta en relación con otras marcas notorias, que también forman parte de otros nombres de dominio de su titularidad.

- El uso de los nombres de dominio efectuado por el Demandado y el conocimiento que éste tenía sobre la marca ZODIAC confirma que el Demandado se aprovecha de la reputación de los productos ZODIAC y que está intencionadamente tratando de atraer a los usuarios de Internet a su sitio web.

Por todo ello, la Demandante solicita que los nombres de dominio le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado rebate las pretensiones de la Demandante con los siguientes argumentos:

- Las marcas de la Demandante no son “limpiafondoszodiac”, “ cloradoreszodiac” ni “cloradoressalinoszodiac”, sino únicamente ZODIAC, por lo que no existe identidad ni semejanza entre los nombres de dominio y la marca.

- Los nombres de dominio hacen referencia exclusivamente al contenido de las páginas web a las que dirigen, es decir, contienen productos ZODIAC de la clase que indica cada nombre de dominio.

- No existe confusión dentro de cada...