Decisión del Panel Administrativo nº D2001-0685 of WIPO Arbitration and Mediation Center, July 19, 2001 (case Vidisco, SL v. Roberto Manso Esteban)

• Resolution Date: July 19, 2001
• Issuing Organization: WIPO Arbitration and Mediation Center
• Decision: Complaint denied
• Dominio: Generic Domains

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Vidisco S.L. v. Roberto Manso Esteban

Caso No. D2001-0685

1. Las partes

   1.1. Demandante: Vidisco, S.L., con domicilio en la calle Coutadas, nº 76, La Salgueira, Vigo (Pontevedra), España.

   1.2. Demandado: D. Roberto Manso Esteban, con domicilio en Cr. Villacastín, 2, 1º D, Segovia, Segovia 40006, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

   2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .

   2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Internet Domain Registrars / www.registrars.com / Network Commerce Inc., con domicilio en 411 First Avenue South, Suite 200 N, Seattle, Washington 98104, USA

3. Iter procedimental

   3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue aprobada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 23 de Mayo de 2001 en formato electrónico, y el día 28 de Mayo de ese mismo año en formato papel.

   3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda por medios electrónicos el día 18 de Junio de 2001.

   3.3. Con fecha 4 de Julio de 2001, al haber solicitado el demandante que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, señalando como experto de su preferencia a D. Luis H. de Larramendi, y habiendo aceptado esa propuesta personal el demandado, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista único, haciéndole llegar ese mismo día copia completa de la documentación por correo electrónico, y el siguiente día 5 en formato papel.

   3.4. Con fecha 5 de Julio el Centro de Arbitraje recibió la copia en papel de la contestación a la demanda, acompañada de los documentos en ella referidos, de la que se dio traslado al panelista designado el siguiente día 10 de Julio.

4. Antecedentes de hecho

   4.1. La entidad demandante, Vidisco S.L., es la sucesora de la entidad que registró marcas PIZZA MOVIL y PIZZA MOVIL (gráfica), en clases 29, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional y figura hoy registrada como titular de éstas, como consecuencia de diversas alteraciones societarias.

   El más antiguo de los derechos de marca sobre la denominación PIZZA MOVIL tiene una prioridad de 11 de Abril de 1989.

   Bajo la denominación PIZZA MOVIL se distinguen las actividades que se llevan a cabo en establecimientos de restauración dedicado a la venta de pizzas y a su distribución a domicilio, explotados algunos de ellos en régimen de franquicia.

   La demandante es titular del dominio [pizzamovil.es].

   4.2. El demandado es una persona física, D. Roberto Manso Esteban, de nacionalidad española, residente en Segovia, partícipe en el campo de la telefonía móvil desde 1991.

   El demandado no reconoce la notoriedad de la marca PIZZA MOVIL, ninguno de cuyos establecimientos se encuentra abierto en la ciudad de Segovia, siendo de notar que en el momento de registrar el dominio ni siquiera existía ninguno en la Comunidad Autónoma a la que dicha ciudad pertenece, ni en la capital próxima de mayor atracción, la ciudad de Madrid.

   4.3. A los efectos de este procedimiento son de tener también en cuenta los siguientes hechos:

   - Cuando el panel ha tratado de acceder al dominio [pizzamovil.com] se ha encontrado con un mensaje de error, que indica que no se ha localizado el servidor en el que se haya alojado dicho dominio.

   - Ese mismo mensaje es el que ha obtenido el panel cuando ha tratado de conectar con el dominio [pizzamovil.es].

   - Cuando el panel consulta en el buscador Google, páginas en español, la denominación PIZZAMOVIL aparecen 16 referencias, varias de ellas con indicación de la página web [www.pizzamovil.com], aparentemente vinculados con la demandante.

   - Una consulta en las páginas de español de ese mismo buscador Google, de las palabras PIZZA y MOVIL, por separado, ofrece 1.360 referencias, en una proporción importante vinculados claramente con la demandante.

5. Pretensiones de las partes

   5.1. El demandante.

   El demandante afirma que:

   - que la denominación PIZZA MOVIL, marca registrada en 1989, constituye una marca notoria,

   - que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es en lo relevante idéntico a esa marca notoria, para aprovecharse de ésta con ánimo de lucro,

   - que el demandado ha efectuado una oferta de venta del dominio [pizzamovil.com] por un valor que excede de los desembolsos realizados,

   - que la conducta del demandado forma parte de una reiterada conducta impropia de ofrecimiento en venta de dominios, al haber registrado, entre otros, los dominios [telecupon.com], [visamovil.com] y [mp3movil.com],

   - que el demandado no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de derecho en relación con el dominio [pizzamovil.com],

   - que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe,

   - que es prueba de la conducta de mala fe del demandado la formulación de una solicitud de marca 2.373.115 PIZZAMOVIL.COM en la clase 35, a la que se ha opuesto la demandante.

   El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio [pizzamovil.com].

   5.2. El demandado.

   El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando fundamentalmente:

   - que lleva en el negocio de la comercialización de telefonía móvil desde 1991,

   - que para retroalimentar ese negocio, y la venta de otros artículos –no productos alimenticios- concibió la idea de solicitar como dominios denominaciones disponibles, que en general pivotaran en torno a la palabra MOVIL, y que fueran palabras comunes consultadas profusamente en los buscadores de Internet, sin descartar aquéllas de contenido erótico,

   - que desconocía la existencia de los establecimientos y marca PIZZA MOVIL,

   - que ha planeado hacer del dominio [pizzamovil.com] el punto central de su negocio de telefonía móvil, por la alusividad de la palabra PIZZA a las diversas porciones en que ese negocio puede dividirse,

   - que no compite con la demandante en el negocio de venta de pizzas,

   - que su oferta de venta fue inducida por la demandante, sin que se pueda considerar ilegítima la venta de dominios, actividad en la que sólo intervino temporalmente para subvenir a una necesidad financiera,

   - que no hay incompatibilidad entre su marca pizzamovil.com (gráfica) y los derechos sobre la marca PIZZA MOVIL ante las diferencias intrínsecas, la diferencia de productos, y la falta de notoriedad de la marca PIZZA MOVIL,

   - que no puede haber confusión entre el dominio [pizzamovil.com] y las actividades de venta de pizzas, si no es que esa confusión se produce deliberadamente, como hace Vidisco S.L., por lo que solicita del panel se haga una declaración de hostigamiento,

   - ue la solicitud de marcas es el ejercicio de un derecho y que por ello no puede considerarse ilícita, y

   - que no se aprovecha en ningún modo de PIZZA MOVIL, no se dedica de manera habitual a la venta de dominios, no trataba de impedir el registro por la demandante del dominio [pizzamovil.com], (mientras que Vidisco sí intenta acaparar, al haber registrado la denominación PIZZAMOVIL en los niveles [.ORG], [.NET] y [.ES], todo lo cual acredita su buena fe, así como el hecho de que podía haber puesto en comparación un buscador de marcas junto con un buscador de dominios, para haber obtenido dominios de aquellas marcas que no estuvieran registradas, y haberlos ofrecido luego en venta, por lo menos por el coste de un procedimiento ante la OMPI, que es la cantidad máxima que le ofreció la demandante.

   El demandante solicita finalmente que se desestime la demanda, y que se decrete que la conducta de la demandante constituye hostigamiento al legítimo titular de un dominio.

6. Debate y conclusiones

   6.1. Reglas aplicables

   El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

   - las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

   - lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

   - de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

   Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional...