Decisión del Panel Administrativo nº DMX2012-0003 of Tribunal Arbitral de la OMPI, May 31, 2012 (case Trek Bicycle Corporation v. Ecoesportiva S.A. de C.V.)

DefenseEcoesportiva S.A. de C.V.
Resolution DateMay 31, 2012
Issuing OrganizationTribunal Arbitral de la OMPI
DecisionTransfer
DominioMéxico (.mx)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Trek Bicycle Corporation v. Ecoesportiva S.A. de C.V.

Caso No. DMX2012-0003

1. Las Partes

La Promovente es Trek Bicycle Corporation (en adelante “Trek”) con domicilio en Waterloo, Wisconsin, Estados Unidos de América, representada por Sequel Technology & IP Law, PLLC, Estados Unidos de América.

La Titular es Ecoesportiva S.A. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representada internamente.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio [trekbikes.mx].

El registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ["ITESM"] administrado por Network Information Center México, S.C. ["Registry .MX"] en adelante el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de marzo de 2012. El 12 de marzo de 2012 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo de 2012, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación, e indicando que el nombre de dominio en disputa se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento. La Promovente presentó una Solicitud enmendada con fecha 16 de marzo de 2012 en respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de abril de 2012. El Escrito de Contestación fue presentado con fecha 8 de abril de 2012.

El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de abril de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento.

El Centro señaló el día 11 de mayo de 2012, como la fecha para la emisión de la decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento, y transfiriendo el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional. Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni de la Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Solicitud se basa en la famosa marca comercial TREK (la “Marca TREK”), la cual la Promovente y sus predecesores han adoptado y usado de manera continua para comerciar, a partir de 1977, en relación con la venta de, entre otros, bicicletas, refacciones y accesorios (“Productos”).

La Marca TREK está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en varios registros válidos, en vigor y pendientes. La Promovente es la propietaria de dichos registros. Se incluyeron copias de los registros de la Marca TREK como Anexo E de la Solicitud.

Fundada hace 35 años, Trek se convirtió en una empresa de clase mundial con ventas de más de 800 millones de dólares estadounidenses el año pasado únicamente. En la actualidad, Trek cuenta con más de 1,800 empleados en todo el mundo. En 2010, las ventas internacionales representaron más de la mitad de las ventas totales de Trek.

La Marca TREK se ha utilizado en el comercio mundial en relación con bicicletas, prendas de ropa, refacciones y accesorios durante 34 años.

Trek le vendió sus productos TREK a un distribuidor autorizado en México a principios de 1991. Junto con sus marcas GARY FISHER y BONTRAGER, las ventas de Trek en México recaudaron aproximadamente 6.1 millones de dólares estadounidenses en ingresos generados por la venta al mayoreo de las marcas desde 2004. En el año 2011, Trek adoptó un modelo de ventas directas y ahora vende estas marcas directamente a cerca de 35 vendedores al por menor en México.

Según los hallazgos del experto en el primer procedimiento bajo la LDRP entablado por la Promovente en contra de la Titular,[Caso OMPI No. DMX2011-0036], la Titular no es distribuidor autorizado de Trek ni tenía permiso de Trek para registrar el nombre de dominio en disputa incorporando la Marca TREK. Véase opinión emitida en Trek Bicycle Corporation v Ecoesportiva, S.A. de C.V., [Caso OMPI No. DMX2011-0036] cuya decisión recayó el 31 de enero de 2012 (la “Decisión”)

Como consecuencia del uso amplio, duradero, continuo y destacado de Trek, la Marca TREK ha adquirido una reputación importante, el reconocimiento público y fama en México y el mundo, y este es el medio por el cual la Promovente y sus Productos son conocidos ante el público y se pueden identificar su fuente y origen.

Trek comenzó a vender bicicletas y cuadros para bicicleta bajo la Marca TREK en marzo de 1977 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en el segundo fabricante de bicicletas más grande del mundo. Desde 2004 a la fecha, Trek ha generado miles de millones de dólares estadounidenses de ingresos de la venta mundial de sus Productos Marca TREK.

Desde el año 2000 hasta la fecha, Trek ha gastado cientos de millones de dólares estadounidenses publicitando sus Productos alrededor del mundo, incluido México, mediante publicidad impresa, Internet y el patrocinio de ciclistas y equipos de ciclistas. Trek gastó un promedio de cerca de 30 millones de dólares estadounidenses al año en publicidad mundial tan sólo en los últimos tres años.

La Marca TREK ha sido promovida mediante el patrocinio de atletas y equipos profesionales durante muchos años, lo que incluye el heptacampeón de la TOUR DE FRANCE®, Lance Armstrong, y varios equipos de ciclismo profesionales, incluido el equipo de la OFICINA DE CORREOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el equipo de DISCOVERY®, el equipo de ASTANA®, el equipo de RADIO SHACK®, el equipo de LEOPARD TREK, el equipo de ciclismo de montaña de TREK WORLD RACING y un equipo mexicano denominado TECOSTREK.

Los Productos de TREK se exhiben en muchos anuncios publicitarios en sitios web populares, tales como “velonews.competitor.com”, “cyclingnews.com” y “pinkbike.com”. Es común que las bicicletas TREK aparezcan en revistas como ESPN, Rolling Stone y Time, así como en películas famosas y programas de televisión, tales como “Virgen a los 40”, “El Avispón Verde” y muchos otros.

En la actualidad, las ventas en México las realizan vendedores independientes al por menor de equipo para ciclismo y deportes. De igual modo, hay por lo menos 35 vendedores independientes al por menor en todo México que venden los productos de la Marca TREK.

El nombre de dominio en disputa se registró el 8 de julio de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

  1. El nombre de dominio en disputa [trekbikes.mx] es idéntico a la famosa marca de Trek, salvo que incluye la simple...

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