Decisión del Panel Administrativo nº DES2006-0030 of WIPO Arbitration and Mediation Center, January 08, 2007 (case TOMTOM International B.V. vs. Beta 5 Soluciones Informáticas S.L.)

JudgeAntonia Ruiz López
Resolution DateJanuary 08, 2007
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioEspaña (.es)

TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informáticas S.L.

Caso Nº DES2006-0030

  1. Las Partes

    La Demandante es TOMTOM International B.V. con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

    La Demandada es Beta 5 Soluciones Informáticas S.L. con domicilio en Málaga, España.

  2. El Nombre de Dominio y el Registrador

    La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio [tomtom.es] (el Nombre de Dominio).

    El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y el registrador es Red.es.

  3. Iter Procedimental

    La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de noviembre de 2006. El 7 de noviembre de 2006, el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de noviembre de 2006, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, agente registrador, envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. A su vez, Red.es, registrador del nombre de dominio en controversia, confirmó la información proporcionada por el agente registrador arriba mencionado.

    El Centro verificó que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el "Reglamento").

    De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para 6 de diciembre de 2006. El Demandado contestó a la Demanda el 5 de diciembre de 2006.

    El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 20 de diciembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

  4. Antecedentes de Hecho

    Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

    La Demandante es la Sociedad holandesa TOMTOM INTERNATIONAL, B.V., dedicada desde el año 1991 al desarrollo de software, equipos y servicios de navegación por medio de dispositivos móviles. En la actualidad la Demandante comercializa tres líneas de productos: (i) Software de navegación específicamente desarrollado para su utilización en dispositivos móviles (PDAs). Dicho software se comercializa por medio de la marca TOMTOM NAVIGATOR; (ii) Dispositivos independientes de navegación con software integrado. Dichos productos se comercializan por medio de la marca TOMTOM GO; y (iii) Software de navegación específicamente diseñado para su utilización en teléfonos móviles. Dichos productos se comercializan baja la marca TOMTOM MOBILE.

    La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias: i) TOMTOM GO (Nº 3659158), del 18 de febrero de 2004, registrada el 16 de enero de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; y ii) TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY (Nº 3819752), del 5 de mayo de 2004, registrada el 23 de marzo de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; también es titular del nombre comercial (no registrado) TOMTOM INTERNATIONAL.

    La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio: [tomtom.com], registrado el 24 de febrero de 1996; [tomtom.info], registrado el 22 de octubre de 2001; y [tomtom.eu], registrado el 17 de mayo de 2006.

    La Demandada es la Sociedad española Beta 5 Soluciones Informáticas S. L., dedicada a las tecnologías de la información.

    El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el 12 de diciembre de 2005.

    Actualmente el Nombre de Dominio está vinculado a una página Web con referencias a los productos de la Demandante y enlaces a tiendas virtuales en las que se ofrecen dichos productos de la Demandante ("Tomtom gps", "Ofertas de Tomtom", "Programa GPS Tomtom" o "Tomtom One"), así como otros productos del sector de la informática ("GPS", "Monitores", "Impresoras", etc.). Todos estos enlaces dirigen al usuario a nuevas pantallas donde se encuentran nuevos enlaces a tiendas electrónicas en las que se ofrecen dichos productos.

  5. Alegaciones de las Partes

    1. Demandante

      La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

      - La Demandante ostenta un "derecho previo", como titular de las marcas antes citadas, cuyo núcleo es el término TOMTOM, el cual ha adquirido gran notoriedad en el sector, vinculándose de forma inequívoca a la Demandante.

      - El término "TOMTOM" constituye la denominación identificativa por excelencia de la Demandante, habiendo adquirido un alto renombre tanto a nivel español como internacional.

      - Los productos de la Demandante se distribuyen en numerosos países del mundo, habiéndose convertido en una referencia tanto para el mercado profesional como para los particulares.

      - El Nombre de Dominio presenta un...

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