Decisión del Panel Administrativo nº DES2014-0023 of WIPO Arbitration and Mediation Center, October 20, 2014 (case Tap Network S.L. v. INITIUM C.B.)

Resolution DateOctober 20, 2014
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionComplaint denied
DominioEspaña (.es)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Tap Network S.L. v. INITIUM C.B.

Caso No. DES2014-0023

1. Las Partes

La Demandante es Tap Network S.L. con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, España, representada por LCP Advocats, España.

La Demandada es INITIUM C.B. con domicilio en Arganda del Rey-Madrid, España, representado por Jesús P. López Pelaz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio [todo-apuestas.es].

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es ESTRATEGIAS WEBSITE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de agosto de 2014. El 1 de agosto de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 20 de agosto de 2014. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”). El 20 de agosto de 2014 la Demandada envió al Centro una comunicación informal.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de septiembre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de septiembre de 2014.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 19 de septiembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de la marca nacional No. 2716414, mixta, denominada REVISTA TODOAPUESTAS, LA PRIMERA REVISTA DE APUESTAS EN CASTELLANO, solicitada el 1 de junio de 2006 y concedida el 8 de enero de 2007. La mencionada marca se encuentra en vigor en la actualidad. La transferencia de la marca a la Demandante se acordó el 4 de junio de 2014, publicada el 11 de junio siguiente.

La Demandante es también titular de los nombres de dominio [todoapuestas.org], registrado el 10 de agosto de 2004; [todoapuestas.net], registrado el 14 de abril de 2005; [todoapuestas.co], registrado el 31 de enero de 2014 y [todoapuestas.mx], registrado el 31 de enero de 2014.

El nombre de dominio en disputa [todo-apuestas.es] fue registrado el 1 de diciembre de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es titular de la marca reseñada en los Antecedentes de Hecho.

- Que esta marca fue solicitada el 1 de junio de 2006, siendo titular de la misma desde el 15 de febrero de 2012, la sociedad “CJD PUBLICIDAD WEB S.L.” por cambio de nombre de la solicitante.

- Que el 19 de febrero de 2014 se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) la solicitud de cesión de dicha marca a la Demandante, acordándose la misma por Acuerdo de 4 de junio de 2014.

- Que dicha titularidad le concede un derecho excluyente en virtud del cual puede prohibir a terceros que no cuenten con su autorización, el uso de un signo igual o similar a la marca, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 34 de la Ley española de Marcas, en cuyo apartado 3 se faculta al titular, especialmente, para impedir dicho uso en redes de telecomunicación y como nombre de dominio.

- Que las transferencias de titularidad de la marca obedecen a cambios de denominación o accionariales de la Demandante que no impiden que ostente los derechos que el registro de la marca confiere.

- Que la marca fue solicitada y concedida con mucha anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa y es utilizada para la prestación de servicios en el sector de las apuestas deportivas, a través de las páginas Web asociadas a los nombres de dominio de los que es titular, cuyas referencias se han hecho constar en los Antecedentes de Hecho.

- Que entre la marca y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión por asociación con la Demandante pudiendo llegar a pensarse que dicho nombre de dominio también le pertenece.

- Que la razón para afirmarlo se debe a que (i) la terminación “.es” es irrelevante a efectos comparativos; (ii) el elemento dominante de la marca es el término “todoapuestas” que coincide absolutamente con el nombre de dominio en disputa ya que la adición de un guión entre los dos vocablos no es bastante para marcar una diferencia.

- Que la Demandada carece de derecho o interés legítimo por cuanto (i) el hecho de que no estuviera registrado no concede legitimidad alguna, (ii) carece de licencia o autorización para el uso de la marca, (iii) la marca de la Demandante es notoriamente conocida por haberse difundido en el sector relevante, tanto nacional como internacional, (iv) la propia naturaleza de la denominación “todoapuestas” hace que no resulte fácil pensar que su elección para caracterizar el nombre de dominio en disputa pueda deberse al azar o...

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