Decisión del Panel Administrativo nº DMX2014-0025 of Tribunal Arbitral de la OMPI, December 08, 2014 (case Stichting BDO v. Alicia Aguilar Rodríguez, BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.)

Defense:Alicia Aguilar Rodríguez BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.
Resolution Date:December 08, 2014
Issuing Organization:Tribunal Arbitral de la OMPI
Decision:Transfer
Dominio:México (.mx)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Stichting BDO v. Alicia Aguilar Rodríguez, BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.

Caso No. DMX2014-0025

1. Las Partes

El Promovente es Stichting BDO con domicilio en Eindhoven, Países Bajos, representado por Hogan Lovells International LLP, Francia.

El Titular es Alicia Aguilar Rodríguez y el tercero interesado es BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., con domicilio en México, D.F., México, representados por Jorge Molet Burguete, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio [bdo.com.mx] y [bdo.mx].

El Registrador de los nombres de dominio en disputa es NIC-México, a través de su división Akky.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de octubre de 2014. El 10 de octubre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 10 de octubre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente subsanó dicha deficiencia el 21 de octubre de 2014.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de noviembre de 2014. La Contestación fue presentada el 11 de noviembre de 2014.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de noviembre de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 24 de noviembre de 2014 el Centro recibió de parte del Promovente un escrito suplementario no solicitado.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 1 de diciembre del 2014.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de diversos registros de la marca BDO (y diseño), incluyendo, entre otros: (i) el registro No. 476568 en clase 35, de fecha 11 de octubre de 1994, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; (ii) el registro No. 697500 en clases 16, 35 y 36, de fecha 15 de mayo de 1998, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y (iii) el registro No. 2419315 en clases 9, 16, 35, 36, 41 y 42, de fecha 9 de diciembre de 2002, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea.

Los nombres de dominio en disputa fueron creados: [bdo.com.mx] el 26 de mayo de 2006 y [bdo.mx] el 7 de mayo de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

La marca BDO distingue la red internacional de firmas independientes de contadores públicos miembros de BDO International Limited que proveen servicios utilizando la marca BDO, e incorporan las siglas BDO en su denominación social, salvo que sea prohibido por la legislación nacional (la “Red BDO”).

El Promovente es el titular de por lo menos 218 marcas registradas y 42 solicitudes de marcas en 173 territorios, consistiendo del término BDO. El Promovente ha concedido a su sub-licenciante BDO IP Limited el derecho a conceder sub-licencias para utilizar la marca BDO a todas aquellas firmas miembro de BDO International Limited (“Firmas Miembro BDO”).

Desde la fundación de la Red BDO, cuya creación remonta al año 1963, el término BDO ha venido adquiriendo y desarrollando constantemente un importante grado de reconocimiento y renombre con relación a una variedad de servicios financieros incluyendo auditoría, asesoría fiscal y financiera. Los sub-licenciatarios del Promovente han venido ocupando constantemente altos puestos dentro de los rankings de las mejores firmas de contadores públicos a nivel nacional y mundial. La Red BDO actualmente se compone de una plantilla de más de 55,000 profesionales en 1,264 oficinas en 144 países a través del mundo. La reputación de las Firmas Miembro BDO como una red global integrada que brinda servicios sobresalientes ha sido destacada en numerosas ocasiones, incluso por la revista International Accounting Bulletin.

Castillo Miranda y Compañía, S. C. (“Castillo Miranda”) es actualmente y desde el 1 de enero de 2011 la única Firma Miembro BDO en México. Castillo Miranda utiliza la denominación “BDO México” y es la única firma autorizada en México a utilizar las siglas y marca BDO. La página web oficial de Castillo Miranda se ubica en “www.bdomexico.com”.

El Promovente y las Firmas Miembro BDO son titulares, ya sea directa o indirectamente (según los requisitos de residencia impuestos por cada código territorial) de un gran número de nombres de dominio que consisten del término BDO, incluyendo, entre otros: [bdo.com] registrado en 1995, [bdointernational.com], [bdo.com.au], [bdo.be], [bdo.ca], [bdo.fr], [bdo.com.hk], [bdo.it], [bdo.ma] y [bdo.co.uk].

El Promovente y las Firmas Miembro BDO han invertido importantes recursos para desarrollar una sólida presencia en línea y en especial a través de sus páginas en las distintas redes sociales, tales como Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.

El término BDO en relación con servicios financieros se asocia estrechamente con las Firmas Miembro BDO, y en México particularmente con Castillo Miranda, tal y como queda acreditado al ingresar BDO en el motor de búsqueda Google, donde los primeros resultados se refieren a “www.bdomexico.com” y la mayoría del resto de los resultados se refieren a otras Firmas Miembro BDO.

Desde su registro en el 2006 (y hasta muy recientemente), el nombre de dominio en disputa [bdo.com.mx] dirigía hacia el sitio web de la firma Hernández Marrón y Cía., S.C.[1 ] (“Hernández Marrón”), una antigua Firma Miembro BDO. Hasta muy recientemente el Titular continuaba utilizando los nombres de dominio en disputa para dirigir al sitio web de Hernández Marrón, donde promovía sus propios servicios de contabilidad y consultoría (es decir, entre 1 de enero de 2011 y hasta por lo menos el 18 de septiembre de 2012). Los nombres de dominio en disputa actualmente no dirigen a ningún sitio web, aunque pareciera que aún se utilizan como direcciones electrónicas.[2 ]

Existen claros indicios que el Titular, Alicia Aguilar Rodríguez, guarda una relación estrecha con Hernández Marrón y que procedió a registrar los nombres de dominio en disputa en nombre y por cuenta de Hernández Marrón. Hernández Marrón fue una Firma Miembro BDO desde la década de los setenta hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha efectiva de terminación de su membresía a la Red BDO.

Tras la terminación de su membresía a la Red BDO, Hernández Marrón envió varias comunicaciones a BDO International Limited cuestionando la terminación de su membresía. BDO International Limited siempre ha rechazado que la terminación fuese injustificada y no ha recibido ninguna comunicación adicional al respecto desde la carta que los representantes legales del Promovente enviaron a Hernández Marrón con fecha 20 de septiembre de 2012. En dicha comunicación, BDO International Limited reafirmó su preocupación con respecto a la retención y uso del nombre de dominio [bdo.com.mx] por parte del Titular y de Hernández Marrón así como el uso de BDO como parte de su denominación social y nombre comercial.

Hernández Marrón continúa valiéndose de la marca y las siglas BDO en varias plataformas en Internet a pesar de que ya no guarda relación alguna con el Promovente. El Promovente ha intentado recuperar los nombres de dominio en disputa de forma amistosa, incluso recientemente (junio de 2014) el socio director de Castillo Miranda se comunicó con el socio director de Hernández Marrón por vía telefónica y éste rehusó transmitir la titularidad de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares a la marca BDO del Promovente hasta el punto de crear confusión. Los nombres de dominio en disputa incorporan íntegramente la marca BDO del Promovente.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Ni el Titular ni Hernández Marrón son licenciatarios del Promovente ni han sido autorizados por el Promovente para hacer ningún uso de la marca BDO del Promovente en relación con servicios financieros y contaduría. La relación previa que Hernández Marrón guardaba con el Promovente es insuficiente para conferirle derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Ni el Titular ni Hernández Marrón pueden sostener que están utilizando los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Hasta muy recientemente los nombres de dominio en disputa estaban siendo utilizados para dirigir al sitio web oficial de Hernández Marrón (para ofrecer servicios idénticos a los servicios del Promovente). Dicho uso de los nombres de dominio en disputa crea en los usuarios de Internet la falsa...

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