Decisión del Panel Administrativo nº DMX2013-0003 of Tribunal Arbitral de la OMPI, May 09, 2013 (case Spotify AB v. Fernando Adrián Olavide García)

Defense:Fernando Adrián Olavide García
Resolution Date:May 09, 2013
Issuing Organization:Tribunal Arbitral de la OMPI
Decision:Transfer
Dominio:México (.mx)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Spotify AB v. Fernando Adrián Olavide García

Caso No. DMX2013-0003

1. Las Partes

El Promovente es Spotify AB con domicilio en México, D.F., México, representada por Tsuru Morales Isla Abogados, S.C., México.

El Titular es Fernando Adrián Olavide García, con domicilio en Torreón, Coahuila, México, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa [spotify.com.mx] y [spotify.mx].

El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de febrero de 2013. El 14 de febrero de 2013 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2013 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de marzo de 2013. El Titular envió por correo electrónico el Escrito de Contestación el 26 de marzo de 2013, habiendo sido recibido por el Centro el 27 de marzo de 2013 (hora de Ginebra, Suiza).

El 5 de abril de 2013, las partes presentaron ante el Centro sendos escritos suplementarios no solicitados.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de abril de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Este Experto expidió el 22 de abril de 2013 la Orden Administrativa Procedimental No. 1 mediante la que invitó a las partes a presentar las manifestaciones que considerasen convenientes respecto a los escritos suplementarios no solicitados presentados por su contraparte. En dicha Orden Procedimental, este Experto estableció el 29 de abril de 2013 como fecha para que las partes presentaran al Centro por correo electrónico sus respectivos comentarios, en su caso, y el 7 de mayo de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 29 de abril del 2013 el Centro recibió la respuesta del Titular a dicha Orden Procedimental y sin que a esa fecha el Centro hubiese recibido respuesta alguna del Promovente.

De los constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 30 de abril de 2013.

El 2 de mayo de 2013 el Promovente presentó por correo electrónico ante el Centro un escrito suplementario.

Cuestiones preliminares

1. Escritos suplementarios

Los procedimientos administrativos bajo la Política deben ser resueltos de forma expedita. Por lo tanto, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional solo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y un escrito de contestación y no de escritos suplementarios. De acuerdo a los artículos 14 y 12.C. del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política y a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”)[1], es facultativo para este Experto admitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados, asegurándose que el procedimiento se realice con la debida prontitud[2].

Tanto el Promovente como el Titular presentaron cada uno un escrito suplementario no solicitado el 5 de abril del 2013. En el presente caso este Experto resolvió admitir los escritos suplementarios de ambas partes, habiendo expedido, como consecuencia de lo anterior, la Orden Administrativa Procedimental No. 1 antes precisada atento a lo marcado en el artículo 12.B. del Reglamento.

Por otra parte, el escrito suplementario no solicitado presentado por el Promovente el 2 de mayo de 2013 (por correo electrónico) es igual al presentado por el Promovente el 5 de abril de 2013.

2. Contestación recibida por el Centro fuera del plazo fijado

La contestación del Titular fue recibida por el Centro a las 00:52 horas (hora local en Ginebra, Suiza) del 27 de marzo de 2013, esto es, al día siguiente del vencimiento del plazo fijado para su presentación. En su escrito suplementario no solicitado, presentado ante el Centro el 5 de abril del 2013, el Titular hace valer que su Contestación fue enviada al Centro a las 17:52 horas (hora local de la Ciudad de México, México) del 26 de marzo del 2013. Atento a lo dispuesto en los artículos 2.F.iii. y 12 del Reglamento, este Experto ha resuelto admitir el Escrito de Contestación del Titular[3].

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa sueca constituida en 2006.

El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:

(1) marca nominativa SPOTIFY registrada en: (i) diciembre de 2006 ante la Oficina de Registro y Patentes de Suecia bajo el No. 0385360, clases 9, 35, 38 y 41; (ii) enero de 2007 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (“OAMI”) bajo el No. 0921642, clases 9, 35, 38 y 41; (iii) junio de 2012 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el No. 1292200, clase 9; (iv) junio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1292387, clase 41; (v) enero de 2009 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (“USPTO”) bajo el No. 3561218, clases 9, 35, 38 y 41; y

(2) marca mixta SPOTIFY y diseño registrada en (i) diciembre de 2006 ante la Oficina de Registro y Patentes de Suecia bajo el No. 0385359, clases 9, 35, 38 y 41; (ii) enero de 2007 ante la OAMI bajo el No. 0921643, clases 9, 35, 38 y 41; (iii) junio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1245779, clase 9; (iv) julio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1296012, clase 41; y (v) enero de 2009 ante la USPTO bajo el No. 3564798, clases 9, 35, 38 y 41.

El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio: [spotify.com] creado el 23 de abril de 2006, [spotify.net] creado el 23 de abril de 2006, [spotify.org] creado el 24 de abril de 2006 y [spotify.se] creado el 3 de abril de 2008.

Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 1 de octubre de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente en la Solicitud se pueden resumir como sigue.

El Promovente se constituyó en el año 2006 con sede en Estocolmo, Suecia. En virtud de diferentes acuerdos con diversas casas discográficas, el Promovente creó una aplicación empleada para la reproducción de música vía Internet (“streaming”), esto es, la distribución de contenido multimedia a través de Internet, que permite escuchar y comprar temas musicales. El programa fue lanzado el 7 de octubre del 2008 al mercado europeo y sigue expandiéndose a la fecha con ya más de diez millones de usuarios. Al día de hoy, el Promovente cuenta con oficinas en Londres, Estocolmo, Madrid, París, Oslo, Ámsterdam, Nueva York, Helsinki, Copenhague, Berlín, Victoria, y Bélgica.

El Promovente es titular de diversas marcas en Suecia y en otros países como Australia, China, Japón, Corea del Sur, Unión Europea, Singapur, Noruega, Estados Unidos de América, Vietnam, Turquía, Suiza, Canadá y México. El Promovente cuenta con más de 40 nombres de dominio asociados a su empresa, al menos 8 de ellos creados antes del 1 de octubre del 2009, fecha en que el Titular registró los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada y nombres de dominio del Promovente. Al ser nombres idénticos, y al tratarse de una marca inventada arbitrariamente por el Promovente y ampliamente publicada por la misma expresan el mismo concepto e impiden al consumir distinguirlos.

El registrar un nombre de dominio incorporando en el mismo una marca registrada en su totalidad es prueba suficiente para establecer que el nombre de dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión respecto a la marca registrada. Es indiscutible que al comparar los nombres de dominio en disputa con la marca registrada del Promovente, se advierte que los nombres de dominio en disputa se conforman exclusivamente de la marca registrada SPOTIFY del Promovente. Por consiguiente, resulta claro que el Titular se apropió de la marca SPOTIFY tal y como es/tal cual es.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

El Titular se graduó de la licenciatura en Administración Financiera en el 2008, durante la licenciatura realizó un intercambio académico a Helsinki, Finlandia, en el período 2005 a 2006 en la Helsinki School of Economics. En el periodo 2009-2011 realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, donde obtuvo el título de “Master of Science in Economics”, es decir que durante su estancia en Suecia, el Titular se familiarizó con el sitio web “www.spotify.com” del Promovente. Este hecho resulta sustentado por una publicación el 31 de mayo del 2010 en la cuenta...

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