Decisión del Panel Administrativo nº DMX2010-0011 of WIPO Arbitration and Mediation Center, November 10, 2010 (case El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. v. Carlos Omar Suárez Cruz)

JudgeGerardo Saavedra
Resolution DateNovember 10, 2010
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionComplaint denied
DominioMéxico (.mx)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. v. Carlos Omar Suárez Cruz

Caso No. DMX2010-0011

1. Las Partes

El Promovente es El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representado por Ríos & Asociados, México.

El Titular es Carlos Omar Suárez Cruz, con domicilio en Ecatepec de Morelos, Estado de México, México, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio [galerias.com.mx], el cual está registrado con NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de septiembre de 2010. El 1 de septiembre de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de septiembre de 2010 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de septiembre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de septiembre de 2010. La Contestación fue presentada en fecha 29 de septiembre de 2010.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de octubre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 15 de octubre de 2010, el Centro recibió del Promovente, vía correo electrónico, un escrito suplementario no solicitado.

El 25 de octubre de 2010 el Centro recibió del Titular, vía correo electrónico, una comunicación mediante la cual, con base en el artículo 9 del Reglamento, el Titular solicitó la recusación de este Experto, lo que el Centro comunicó a este Experto en esa misma fecha. En esa misma fecha, vía correo electrónico, este Experto reiteró al Centro su imparcialidad e independencia respecto de cada una de las partes. El 29 de octubre de 2010, el Centro informó a las partes que, habiendo examinado dicha solicitud de recusación, el Centró concluyó que no existían motivos que justificaran el nombramiento de un Experto sustituto1.

El 27 de octubre de 2010, el Centro recibió del Titular, vía correo electrónico, un escrito suplementario no solicitado, el cual fue remitido a este Experto el 29 de octubre de 2010. Sin tener aún conocimiento del escrito suplementario no solicitado presentado por el Titular, en esa misma fecha este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la cual invitó al Titular a presentar, con copia para el Promovente, las manifestaciones que considerara convenientes en relación a las declaraciones contenidas en el escrito suplementario presentado por el Promovente de fecha 15 de octubre de 20102. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 10 de noviembre de 2010 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El 3 de noviembre de 2010, el Centro recibió del Titular una comunicación mediante la cual solicitó que su escrito suplementario de fecha 27 de octubre de 2010 fuese considerado como respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1 de fecha 29 de octubre de 2010.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una sociedad mercantil mexicana, que ha operado las tiendas departamentales Liverpool desde hace 150 años.

El Promovente desarrolló un negocio inmobiliario al abrir plazas comerciales en el Distrito Federal y en diversos Estados de la República Mexicana, a las cuales denomina “Galerías” junto con el nombre de la región donde se ubican.

El Promovente ha obtenido, entre otros, los siguientes registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): No. 403879 que ampara la denominación GALERIAS COAPA, clase 38, de fecha 17 de junio de 1991; No. 397729 que ampara la denominación GALERIA COAPA, bajo la clase 38 de fecha 19 de julio de 1991; No. 403866 que ampara la denominación GALERIAS LIVERPOOL, clase 38, de fecha 17 de enero de 1992; No. 729021 que ampara la denominación GALERIAS MONTERREY, clase 38, de fecha 17 de diciembre de 2001; No. 817113 que ampara la denominación GALERIAS CUERNAVACA, clase 38, de fecha 12 de diciembre de 2003; No. 854383 que ampara la denominación GALERIAS VALLARTA, clase 38, de fecha 5 de octubre de 2004.

El 12 de marzo de 2009 el Promovente solicitó ante el IMPI el registro de marca para las denominaciones GALERIAS y GALERIAS.COM, las que le fueron negados por el IMPI el 9 y el 10 de febrero de 2010, respectivamente. Con fecha 28 de mayo de 2010, el Promovente ingresó nuevamente ante el IMPI las solicitudes de registro de marca sobre las denominaciones GALERIAS y GALERIAS.COM.

Con fecha 15 de marzo de 2009, el Promovente vía correo electrónico solicitó al Titular la cesión del nombre de dominio en disputa. Con fecha 17 de marzo de 2009, el Titular dio contestación al correo electrónico del Promovente indicándole que no tenía la intención de vender, transferir o alquilar el nombre de dominio en disputa.

El Promovente tiene derechos sobre los títulos GALERIAS, GALERIAS.COM y GALERIAS.COM.MX con base en los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo de fecha 9 de agosto de 2009 y sus renovaciones de fecha 17 de agosto de 2010, emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (“INDAUTOR”) y los contratos de cesión de derechos celebrados entre el registrante original y el Promovente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de marzo de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

El Promovente es titular, entre otras, de la marca LIVERPOOL, la tienda departamental con más historia, abolengo y arraigo en la República Mexicana, que ha formado parte de la vida de las familias mexicanas desde hace 150 años, ya que su fundador empezó a operar desde 1846.

El Promovente desarrolló un negocio inmobiliario al abrir plazas comerciales en el Distrito Federal y en diversos Estados de la República Mexicana, a las cuales denomina “Galerías” y añade el nombre de la región o Estado donde estas se basan. Por ejemplo: Galerías Atizapán, Galerías Coapa, Galerías Monterrey, etc.

El Promovente ha obtenido del INDAUTOR diversos Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo bajo las denominaciones “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, todos bajo el género de difusiones periódicas, en la especie de difusión vía red de cómputo, otorgados el 5 de agosto de 2009 y renovados con fecha 17 de agosto de 2010.

Del mismo modo, el Promovente es titular de diversos registros marcarios bajo las denominaciones GALERIAS COAPA, GALERIAS VALLARTA, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS CUERNAVACA, GALERIAS PUERTO VALLARTA y GALERIA COAPA.

El Promovente ha registrado diversos nombres de dominio con la denominación “Galerias”, tales como [galeriasinsurgentes.com.mx], [galeriasmonterrey.com.mx], [galeriasvallarta.com.mx], [galeriascoapa.com.mx] y [galeriascuernavaca.com.mx], algunos de los cuales fueron registrados antes de la creación del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es igual o similar hasta el punto de crear confusión respecto de las marcas sobre las que el Promovente tiene derechos y respecto de las reservas de derechos que el mismo tiene a su favor.

El Promovente, titular de las marcas antes mencionadas, solicitó el registro de algunas de sus marcas desde 1990 quedando registradas en 1991, es decir, 12 años antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

Es evidente que el signo distintivo de las marcas sobre las cuales el Promovente tiene derechos es el término “galerias”,pues a éste sólo se le agrega la ciudad donde se construye y administra cada uno de los respectivos centros comerciales, por lo que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de causar confusión.

Al Promovente le asisten derechos de exclusividad sobre la denominación “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, así como de “galerias” con las diferentes indicaciones geográficas, y es por ello que puede impedir que terceras personas exploten o utilicen denominaciones o palabras que puedan ser idénticas y/o similares en grado de confusión, al signo distintivo GALERIAS y GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS VALLARTA, etc.

La explotación y uso del nombre de dominio en disputa por el Titular para distinguir una página de Internet, servicios que se incluyen dentro de la clase 38 internacional, causa confusión porque es similar a las marcas antes mencionadas del Promovente.

Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idéntico a las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo bajo las denominaciones “galerias” y “galerias.com.mx”, ambas amparadas por los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo emitidos por el INDAUTOR.

Desde el punto de vista fonético, visual y gramatical, la difusión periódica vía red de cómputo GALERIAS, GALERIAS.COM y GALERIAS.COM.MX, son idénticas por lo siguiente: Desde el punto de vista fonético, se pronuncian de manera idéntica, resaltando que no hay variantes, toda vez que “.com.mx” no es...

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