Decisión del Panel Administrativo nº DMX2017-0025 of Tribunal Arbitral de la OMPI, September 06, 2017 (case Paola Stephania Ornelas Magaña and Irma Michelle Ornelas Magaña v. Jaime Arrieta Sandoval)

Defense:Jaime Arrieta Sandoval
Resolution Date:September 06, 2017
Issuing Organization:Tribunal Arbitral de la OMPI
Decision:Complaint denied
Dominio:México (.mx)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Paola Stephania Ornelas Magaña e Irma Michelle Ornelas Magaña c. Jaime Arrieta Sandoval

Caso No. DMX2017-0025

1. Las Partes

Las Promoventes son Paola Stephania Ornelas Magaña e Irma Michelle Ornelas Magaña, con domicilio en Cancún, Quintana Roo, México, representadas por Santistevan & Duclaud Abogados, México.

El Titular es Jaime Arrieta Sandoval, con domicilio en Tizayuca, Hidalgo, México, representado por Ríos Abogados, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio [greatparnassus.mx] (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de junio de 2017. El 27 de junio de 2017 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de junio de 2017 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración por el Centro, las Promoventes presentaron una enmienda a la Solicitud el 3 de julio de 2017. En respuesta a una petición de aclaración por el Centro, las Promoventes presentaron una Solicitud enmendada el 19 de julio de 2017. El Centro verificó que la Solicitud inicial junto con sus posteriores enmiendas (la “Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de agosto de 2017. La Contestación fue presentada el 9 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de agosto de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 30 de agosto de 2017.

4. Antecedentes de Hecho

Las Promoventes tienen derechos sobre la marca GREAT PARNASSUS PARADISE OF THE GODS y diseño, la cual fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 924267 en clase 43, otorgado el 16 de marzo de 2006.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de junio de 2016. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba información del hotel “Great Parnassus Family Resort”.

La sociedad Procureka, S.A. de C.V. (“Procureka”) opera un hotel ubicado en Cancún bajo el nombre comercial “Great Parnassus” y/o “Great Parnassus Family Resorts”. De conformidad con la información que figura en el expediente, Procureka solicitó al Titular, encargado de sistemas, el registro del nombre de dominio en disputa el 16 de mayo de 2016.

Procureka es titular del Certificado de derechos al uso exclusivo del título “Great Parnassus” bajo el género de Difusiones Periódicas en Difusión Vía Red de Cómputo, expedido el 26 de junio de 2017 por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promoventes

Los alegatos de las Promoventes se pueden resumir como sigue.

La marca GREAT PARNASSUS PARADISE OF THE GODS y diseño (la “Marca”) fue presentada a registro por el Sr. Salvador Ornelas Hernández, la cual fue cedida en febrero de 2015 a sus hijas, las Promoventes.[1 ]

El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la Marca ya que las palabras “great” y “parnassus” están incluidas en el nombre de dominio en disputa.

El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que actualmente la Marca está siendo usada por el Titular para servicios de hotelería, restaurante y bar, que son servicios comercializados en el nombre de dominio en disputa, sin que esté de hecho prestando o llevando a cabo dichos servicios en ningún local físico. El Titular también está usando la Marca dentro del nombre de dominio en disputa sin el consentimiento de las Promoventes. Las Promoventes están perdiendo clientela y consumidores en general y están siendo afectadas por el Titular.

No hay pruebas de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio en disputa de buena fe, toda vez que la Marca fue presentada a registro el 25 de noviembre de 2005 y el registro del nombre de dominio en disputa por el Titular fue solicitado el 7 de junio de 2016, esto es, 11 años después.

El Titular hace uso ilegítimo y desleal del sitio asociado al nombre de dominio en disputa ya que dentro de dicho sitio utiliza tanto la Marca como la misma información que comercializan las Promoventes para servicios de hotelería, restaurante y bar. Dicha conducta ha provocado que los consumidores se confundan entre los servicios prestados bajo la Marca y el nombre de dominio en disputa. El Titular siempre ha estado consciente del hecho de que la Marca está registrada, por lo que no hay un uso de buena fe.

La sociedad propiedad del Titular ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa sólo por los servicios que prestan las Promoventes. El Titular está usando el nombre de dominio en disputa sólo para publicitar servicios protegidos...

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