Decisión del Panel Administrativo nº D2016-2391 of WIPO Arbitration and Mediation Center, January 23, 2017 (case New Balance Athletic, Inc. v. RELGA COMPANY S.L., RELGA COMPANY S.L.)
| Resolution Date | January 23, 2017 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | Generic Domains |
La Demandante es New Balance Athletic, Inc., con domicilio en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, representada por Balder IP Law, SL, España.
La Demandada es Relga Company S.L. con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España, representada por Diaz Marrero Abogados, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [newbalanceglasses.com].
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies, S.L.U.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre de 2016 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de noviembre de 2016, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o por sus siglas en inglés “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de diciembre de 2016.
El 22 de diciembre de 2016, la Demandante remitió el primer escrito suplementario consistente en la aportación del Auto judicial de medidas cautelares emitido por el juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España, y comentarios sobre el mismo.
El 3 de enero de 2017 la Demandante remitió el segundo escrito suplementario mediante el que formula alegaciones al Escrito de Contestación a la Demanda presentado por la Demandada el día 27 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a David J.A. Cairns como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de enero de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es una sociedad norteamericana dedicada a la fabricación y distribución de productos deportivos. En concreto, la Demandante se encarga de la comercialización de calzado deportivo, ropa y accesorios deportivos (bolsas, mochilas, gafas, etc.). Esta empresa fue fundada en 1906 y cuenta con más de 3.900 empleados. En España, la Demandante lleva comercializándose desde 1978.
La Demandante es la propietaria de las marcas NEW BALANCE y NB. Estas marcas incluyen registros en multitud de países, entre ellos el registro en la Unión Europea de la marca denominativa NEW BALANCE con número de solicitud 000103648, con fecha de registro de 16 de noviembre de 1998, y el registro de la marca figurativa NB en la Unión Europea, con número de solicitud 000103697, con fecha de registro 9 de diciembre de 1998.
La Demandada es la titular del nombre de dominio en disputa [newbalanceglasses.com], registrado el 6 de octubre de 2016. El objeto social de la Demandada, Relga Company, S.L., es “la importación, exportación, representación, distribución almacenaje comercialización, confección, suministro, instalación de toda clase de productos, prendas, calzados materiales y aparatos de uso deportivo”.
Consta la existencia de la marca de tipo figurativa de la Unión Europea con número de solicitud 013200803 B NEW BALANCE, con fecha de registro de 6 de enero de 2015. También de la marca mixta española número 3111857 B NEW BALANCE, con fecha de registro de 6 de junio de 2014. Los propietarios de estas marcas son Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani, Amrit Suresh Balani Shivdasani. La representación de estas marcas es la siguiente:
Paralelamente a este procedimiento se encuentra pendiente un procedimiento judicial ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España. La Demandante, la sociedad New Balance Athletic, Inc, presentó Escrito de Demanda de juicio ordinario (anexo 26 del Escrito de Demanda), que fue admitido a trámite el 26 de septiembre de 2016. El objeto del procedimiento es el siguiente:
“DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO SOBRE VIOLACIÓN DE MARCA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS así como NULIDAD DE MARCA Y DE DISEÑO INDUSTRIAL, con imposición de costas contra las personas físicas SONU GANGARAM BALANI BALANI, ANUP SURESH BALANI SHIVDASANI, AMRIT SURESH BALANI SHIVDASANI así como contra las mercantiles RELGA COMPANY SL y POLICESHOP SL”.
La Demandante presentó ante el referido Juzgado una solicitud de medidas cautelares frente a las entidades Demandadas con la finalidad de obtener una orden de cese y abstención “de la promoción ‑ tanto en Internet como en formato papel ‑ y comercialización de gafas de sol con la marca NEW BALANCE, escrita New Balance, o de cualquier otra forma similar, en España y la Unión Europea, ordenando la retención y depósito de las gafas infractoras que se encuentren en su poder o bajo su control, la eliminación de cualquier contenido de la página web “www.newbalanceglasses.com” y la prohibición cautelar de uso y la prohibición a usar las marcas renombradas NEW BALANCE y NB o similares a ellas para productos de las clases 09”.
El juzgado emitió Auto estimatorio de las medidas cautelares el 5 de diciembre de 2016. Del mismo se desprende que la parte Demandada se opuso a la tramitación de la solicitud de medidas cautelares por parte del Juzgado, entre otros motivos, por considerar que el órgano competente para decidir sobre asuntos que afecten al nombre de dominio es efectivamente la OMPI.
El Experto intentó acceder al sitio web asociado al nombre de dominio en disputa los días 17 y 19 de enero de 2017, encontrando la página inactiva y mostrando el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible aún”.
La Demandante alega que la marca NEW BALANCE es conocida mundialmente y su grado de reconocimiento va más allá del sector del calzado y del material deportivo, siendo un icono de moda que comercializa una amplia gama de productos.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es parecido a las marcas de la Demandante hasta el punto de crear...
To continue reading
Request your trial