Las marcas frente a la lealtad y buena fe en el comercio internacional

• Author: Amado Alfonso Ezaine Ramírez
• Position: Abogado. Asesor empresarial. Maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo.

Amado Alfonso Ezaine Ramírez.Abogado. Asesor empresarial. Maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. (aezaine@bcp.com.pe)

(aer567@hotmail.com)

Expediente No 229554

Aunque en principio la esfera de la protección marcaria es territorial, la buena fe que debe regular las relaciones del comercio nacional e internacional sobrepasa las fronteras, no habiendo por tanto para ella territorialidad, ya que no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece qué es lo que viene ocurriendo en el presente expediente, prueba de ello es que en tales casos hay que proteger, no a las marcas en si; sino al mantenimiento en las relaciones del comercio internacional de las reglas de la lealtad y la buena fe.

Resolución : Por Unanimidad

Voto singular : Ninguno

Voto Inhibido : Ninguno

VISTO, el recurso de apelación interpuesto en el expediente No 229554 por SARA LEE CORPORATION, de Estados Unidos de América contra la Resolución No 004698-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de abril de 1995; y,

CONSIDERANDO :

Que, la Resolución apelada declaró infundada la observación formulada por SARA LEE CORPORATION en base a su marca COACH y OTORGO a favor de GONZALO SALINAS CASTRO el registro de la marca de producto constituida por la denominación COACH para distinguir accesorios de cuero, cartas, billeteras, correas, porta documentos y demás de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial;

Que, SARA LEE CORPORATION, con el fin de acreditar la notoriedad de su marca COACH, presenta en calidad de prueba certificados de propiedad de dicha marca en diversos países, así como folletos de publicidad, sin embargo tales documentos no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, para considerar a la marca COACH como notoriamente conocida;

Que, de autos se aprecia que SARA LEE CORPORATION es titular en los Estados Unidos de América desde 1977 y en diversos países desde 1991 de la marca de producto COACH;

Que, aun cuando en el presente expediente no se ha probado la notoriedad de la marca COACH, debe señalarse que por lo manifestado en el considerando precedente, se ha puesto en evidencia que no existe buena fe por parte del solicitante, en razón a que por la actividad de la empresa solicitante, es difícil desconocer la existencia de una marca ampliamente difundida relacionada a su actividad;

Que, lo anteriormente expuesto obedece a que toda la tutela marcaria descansa en el principio de la lealtad comercial, pues para que no se dé la confusión de los productos que fabrican distintas empresas se impone como factor individualizador el signo marcario, y es en virtud de ello que no se debe autorizar la inscripción de marcas iguales o similares a marcas ampliamente conocidas en el extranjero que produzcan o puedan producir la confusión que por su finalidad están destinados a impedir;

Que, aunque en principio la esfera de la protección marcaria es territorial, la buena fe que debe regular las relaciones del comercio nacional e internacional sobrepasa Las fronteras, no habiendo por tanto para ella territorialidad, ya que no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, que es lo que viene ocurriendo en el presente expediente, prueba de ello es que en tales casos hay que proteger, no a las marcas en si sino al mantenimiento en Las relaciones del comercio internacional de Las reglas de la lealtad y la buena fe;

Que, por las razones expuestas no es aplicable el principio de prelación en favor de la solicitante, en aplicación del artículo 8 del Decreto Ley No 26017;

Que, en consecuencia, el signo solicitado se encuentra comprendido en la prohibición del inciso h) del artículo 82 de la Decisión 344, por lo que no procede otorgar el registro solicitado;

De conformidad con la Decisión 344, Decreto Ley No 25868, Decreto Ley No 26017 y Decreto Supremo No 025-93-ITINCI;

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 004698-95-INDECOPI/OSG de fecha 19 de abril de 1995, declarar FUNDADA la observación formulada por SARA LEE CORPORATION de Estados Unidos de América y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación COACH para distinguir accesorios de cuero, carteras, billeteras, correas, porta documentos y demás de clase 18 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por GONZALO SALINAS CASTRO .

Comentario jurisprudencial:

La presente causa en comento, a pesar de haber sido emitida con anterioridad a la promulgación de importantes reformas legislativas y por ende un reforzamiento cualitativo de las Potestades del INDECOPI a través del Decreto Legislativo No 823 de fecha 23 de abril de 1996; nos demuestra una situación de hecho cuya naturaleza jurídica es muy especial debido a la tutela de Principios que se enarbolan en el Comercio Internacional .

La causa a la vista corresponde a un Recurso de Apelación formulada por ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del...