Decisión del Panel Administrativo nº D2005-0223 of WIPO Arbitration and Mediation Center, April 26, 2005 (case Group Kaitu, LLC y Darkside Productions vs. Burmar Promociones E Imagen, S.L.)

• Judge: Miguel B. O'Farrell
• Resolution Date: April 26, 2005
• Issuing Organization: WIPO Arbitration and Mediation Center
• Decision: Complaint denied
• Dominio: Generic Domains

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. v. Burmar Promociones E Imagen, S.L.

Caso No. D2005-0223

1. Las Partes

   La parte Demandante es Group Kaitu, LLC conjuntamente con Darkside Productions, Inc. con domicilio en Oakland, California, Estados Unidos de América, representada por Gavin Law Offices, PLC, Estados Unidos de América.

   La Demandada es Burmar Promociones E Imagen, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

   La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .

   El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L.

3. Iter Procedimental

   La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el ?Centro?) el 1 de marzo de 2005. El 1 de marzo de 2005 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de marzo de 2005, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 7 de marzo de 2005 el Centro solicitó a la Demandante que presente la Demanda traducida al español. El 10 de marzo de 2005 la Demandante presentó la Demanda traducida al español. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la ?Política?), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el ?Reglamento?), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el ?Reglamento Adicional?).

   De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de marzo de 2005.

   El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de abril de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

   El 11 de abril de 2005, la Demandante presentó un escrito ampliatorio de su Demanda.

4. Antecedentes de Hecho

   La Demandante Group Kaitu, LLC es titular en los Estados Unidos de los registros de marca siguientes:

   EROS GUIDE Registro Nº 2.549.369 ?para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet?. Presentado el 26 de junio de 2000, y registrado el 19 de marzo de 2002, alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agosto de 1997.

   EROS Registro Nº 2.793.831 ?para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temática adulta?. Presentado el 24 de abril de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24 de agosto de 1997.

   EROS Registro Nº 2.794.843 ?para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de búsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temática adulta a través de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribución minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a través de Internet?. Presentado el 9 de diciembre de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 16 de noviembre de 2002.

   EROSTOYS Registro Nº 2.877.699 ?para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operación de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temática adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a través de la red?. Presentado el 17 de septiembre de 2004 y registrado el 24 de agosto de 2004 basado en el uso desde el 16 de noviembre de 2002.

   La Demandada es titular de la solicitud de marca TU ACOMPAÑANTE EN LA RED EROS GUIA Nº M 2604913-9 presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 18 de junio de 2004 para distinguir ?publicidad por Internet? en la clase 35.

   La Demandada es titular del nombre de dominio registrado el día 26 de enero de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

   1. Demandante

      La Demandante alega que:

      El nombre de dominio de la Demandada es idéntico y/o confusamente similar a las diversas marcas de servicio sobre las cuales el Demandante tiene derechos. La Demanda es presentada por las empresas Group Kaitu, LLC (Kaitu) y Darkside Productions, Inc. (Darkside), entidades relacionadas mediante acuerdo por escrito: Kaitu posee las marcas de servicio y nombres de dominio del Demandante que se reclaman en el presente documento y las licencia a Darkside para su utilización con respecto a la operación de diversos sitios web. Kaitu es la titular de las siguientes Marcas de Servicio de Estados Unidos de América:

      - EROS GUIDE (Registro Nº 2.549.369) (presentado el 26 de junio de 2000 y registrado el 19 de marzo de 2002) (alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agosto de 1997), para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet.

      - EROS (Registro Nº 2.793.831) (presentado el 24 de abril de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003) (Modificación de Declaración de Uso presentada el 28 de enero de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24 de agosto de 1997), para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temática adulta.

      - EROS (Registro Nº 2.794.843) (presentado el 9 de diciembre de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003) (alegando como fecha de primer uso comercial el 16/11/02), para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de búsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temática adulta a través de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribución minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a través de Internet.

      - EROSTOYS (Registro Nº 2.877.699) (presentado el 17 de septiembre 2004 y registrado el 24 de agosto de 2004 basado en el uso desde el 16 noviembre de 2002), para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operación de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temática adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a través de la red.

      Además, ha efectuado solicitudes ante la Oficina de Patentes de Invención de los Estados Unidos para registrar las siguientes marcas que aún no han sido autorizadas:

      - EROS (Nº de Serie de Estados Unidos 78/189252) (presentado el 26 de noviembre de 2002) (basado en la intención de uso), con el fin de organizar y realizar exposiciones y ferias con objetivos comerciales en las áreas del estilo, la moda, la música, la salud, películas, alimentos y bebidas, sexualidad, belleza y estilos de vida alternativos.

      - EROS GUIDE (Nº de Serie de Estados Unidos 78/189244) (presentado el 26 de noviembre de 2002) (basado en la intención de uso) para publicaciones, en particular libros y revistas cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos, estilos de vida alternativos y otros tópicos con temática adulta.

      - EROS (Nº de Serie de Estados Unidos 78/403.509) (presentado el 16 de abril de 2004 basado en el uso real desde el 1 de noviembre de 2001 con el fin de proporcionar publicaciones online a través de Internet , específicamente, revistas online cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos y otros tópicos de temática adulta.

      - EROS MEN (Nº de Serie de Estados Unidos 78/362.488) (presentado el 4 de febrero de 2004 basado en el uso real desde el 1 de septiembre de 2001, para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet.

      Desde 1997, Darkside ha sido operador de los sitios de Internet ubicados en y en los cuales opera una guía en Internet para el entretenimiento de adultos en todo el mundo. El Demandante registró los nombres de dominio y el 22 de abril de 1997, y el 29 de abril de 1997, respectivamente, y a partir de ese momento los ha operado con continuidad.

      El Demandante es también el registrante y usuario de otros numerosos nombres de dominio que presentan mayormente la marca EROS. Al día de hoy, el Demandante posee más de 2.200 dominios, una gran mayoría de los cuales combinan la marca EROS o bien la marca EROS GUIDE con otro término que puede ser un identificador geográfico o el nombre de una designación étnica particular. Algunos de ellos han sido utilizados permanentemente al menos desde una fecha tan temprana como 1997.

      El Demandante dirige principalmente sus servicios EROS GUIDE al mercado internacional habitualmente mediante el uso de un identificador de mercado geográfico en cada uno de sus nombres de dominio para que los usuarios de Internet puedan ubicar fácilmente a los proveedores de servicios de temática adulta en su propio mercado o en el lugar al que planean viajar. Cada uno de tales nombres de dominio direcciona a los usuarios a un sitio...