Jurisprudencia Española y Comunitaria de derecho internacional privado
| Author | Santiago Álvarez González |
| Position | Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela |
| Pages | 199-254 |
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2013-1-Pr
COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE VIOLACIÓN DE UN DERECHO DE PATENTE EUROPEA.-Impugnación de la validez de la patente: competencias exclusivas.-Pluralidad de demandados.-Medidas provisionales o cautelares.
Preceptos aplicados: arts. 6.1, 22.4 y 31 Reglamento 44/2001.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea de 12 de julio de 2012, asunto C-616/10, Solvay SA y Honeywell Fluorine Products Europe BV et al. Ponente: J. Malenovský.
F.: curia.europa.eu.
[...] el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1) El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) núm. 44/2001 (...) debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto. Corresponde al tribunal remitente apreciar la existencia de un riesgo de este tipo teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos.
2) El artículo 22, número 4, del Reglamento núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, no se opone a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.
Nota. 1. La Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Solvay era esperada con especial interés porque esta petición de decisión prejudicial planteaba al Tribunal la posibilidad de pronunciarse de nuevo acerca de dos ámbitos en los que su jurisprudencia previa sobre el Reglamento 44/2001 ha sido objeto de significativas críticas. Esa valoración crítica se vincula con que la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia acerca del alcance de la competencia exclusiva sobre derechos de propiedad industrial y del fuero de la pluralidad de demandados podía resultar excesivamente restrictiva de la posibilidad de ejercitar acciones relativas a la infracción de derechos de propiedad industrial de un Estado extranjero y, en consecuencia, de derechos de propiedad industrial de varios Estados ante un mismo tribunal, típicamente el del domicilio del demandado (o de uno de los varios demandados en los casos de pluralidad de demandados). En particular en el caso de las patentes, de la persistente fragmentación del sistema europeo derivado del Convenio de Múnich de 1973 deriva el interés de los titulares en muchas ocasiones por interponer demandas relativas a la violación de varias patentes nacionales que tienen su origen en una misma patente europea, en la medida en que es frecuente que los actos de comercialización de los
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productos infractores se lleven a cabo en varios Estados europeos en los que se halla en vigor la patente en cuestión.
Además, como sucede en el litigio principal en el marco del cual surge el asunto C-616/10, ha adquirido creciente importancia práctica la solicitud de medidas provisionales ante un único tribunal tendentes a prohibir la violación de tales derechos en diversos países, en ocasiones dirigidas frente a varios demandados domiciliados en distintos Estados miembros del Reglamento. Con frecuencia esos diversos demandados son sociedades pertenecientes a un mismo grupo que han comercializado los mismos productos supuestamente infractores. Para valorar la aportación en ese contexto de la nueva Sentencia del Tribunal de Justicia y las cuestiones que tras ellas permanecen abiertas resulta apropiado dividir el análisis en dos grupos de cuestiones: por una parte, la interpretación en estas situaciones del fuero de la pluralidad de demandados (art. 6.1 Reglamento 44/2001); por otra, el alcance de la competencia exclusiva del art. 22.4 Reglamento y su interacción con la competencia para adoptar medidas provisionales (art. 31).
2. En relación con el art. 6.1 Reglamento 44/2001 y su aplicación a litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial de varios países por una pluralidad de demandados pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, cabe reseñar cómo la postura adoptada por el Tribunal en su Sentencia de 13 de julio de 2006, Roche Nederland, había sido objeto de significativas críticas. Aunque la nueva Sentencia en el asunto Solvay llega a la conclusión de que en un litigio como el del asunto principal puede resultar posible apreciar -apreciación que debe ser llevada a cabo por el tribunal remitente- que de juzgarse separadamente las demandas frente a las varias sociedades demandadas existe el riesgo de que las resoluciones puedan ser inconciliables, lo que resultaría eventualmente determinante de que con base en el art. 6.1 Reglamento 44/2001 pudiera atribuirse competencia con respecto a las varias demandas al tribunal del domicilio de uno sólo de los demandados, el Tribunal lo hace destacando que el asunto principal plantea en realidad un supuesto diferente al suscitado en el asunto Roche Nederland, de modo que viene a confirmar ésta.
El Tribunal destaca que en el asunto Solvay a las varias demandadas -pertenecientes a un mismo grupo de sociedades- no sólo se les acusa de violaciones como consecuencia de la comercialización de los mismos productos (como en el asunto Roche) sino que además «tales violaciones fueron cometidas en los mismos Estados miembros, de modo que lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea controvertida» (apdo. 29). En tales circunstancias el Tribunal concluye que cabe apreciar que se trataría de pronunciamientos sobre una misma situación de Derecho, al ir referidos a los mismos actos de infracción respecto de una misma patente nacional, a diferencia de la situación en el asunto Roche Nederland, en el que a los varios demandados se les acusaba de la infracción -a través de la comercialización de los mismos productos- de distintas partes nacionales de una misma patente europea (pues habían comercializado los productos en Estados diferentes).
No cabe negar que la solución alcanzada por el Tribunal no obstaculiza en un asunto como el del litigio principal la posibilidad de demandar ante los tribunales de un único Estado miembro así como que resulta compatible con su decisión previa en el asunto Roche Nederland. Ahora bien, desde la perspectiva de las críticas suscitadas por ésta -vinculadas a que el nivel de uniformización derivado del sistema de la patente europea justificaría en situaciones como las del asunto Roche (identificadas por el llamado criterio de la spider in the web) apreciar el riesgo de resoluciones inconciliables que fundamentara la aplicación del fuero de la pluralidad de demandados del
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art. 6.1 Reglamento 44/2001 respecto de demandados a los que se acusara de infringir distintas partes nacionales de una misma patente europea- la Sentencia Solvay puede resultar decepcionante. Esta conclusión deriva de que los apdos. 24 a 26 de la nueva Sentencia vienen a resultar una confirmación de que la doctrina establecida en Roche Nederland continua reflejando la posición del Tribunal, pese a su rechazo expreso por la Abogada General Trstenjak en sus conclusiones en el asunto C-145/10, Painer, y la significativa ausencia de cualquier referencia a la Sentencia Roche Nederland en la Sentencia en el asunto Painer.
3. En su nueva Sentencia en el asunto Solvay, el Tribunal también llega a una conclusión que facilita que un tribunal de un Estado miembro pueda conocer de una demanda relativa a la adopción de medidas provisionales con respecto a la eventual violación de derechos de propiedad industrial de varios Estados miembros incluso si la(s) parte(s) demandada(s) plantea(n) en el marco del procedimiento para la adopción de tales medidas que tales derechos de propiedad industrial (partes nacionales de una patente europea en este asunto) son nulos. La idea de que la atribución de competencia exclusiva en materia de validez de derechos de propiedad industrial, que establece el art. 22.4 Reglamento 44/2001 no excluye esa posibilidad, representa un avance desde la perspectiva de la valoración crítica del carácter expansivo de dicha competencia exclusiva llevada a cabo por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 13 de julio de 2006, C-4/03, en el asunto GAT. Ahora bien, este avance tiene lugar en circunstancias en las que el Tribunal se esfuerza por destacar que su doctrina en el asunto GAT continúa siendo el criterio del Tribunal al tiempo que -precisamente por no ser aplicable esa doctrina a un asunto como el principal relativo a la adopción de medidas provisionales- las cuestiones en las que el órgano holandés remitente solicitaba al Tribunal que se pronunciara sobre algunas dudas fundamentales que plantea la doctrina GAT permanecen sin respuesta tras la Sentencia Solvay.
Ciertamente, la Sentencia Solvay con base en la apreciación de que los arts. 22.4 y 31 (relativo a la adopción de medidas provisionales) Reglamento Bruselas I pretenden regular situaciones distintas y tienen ámbitos de aplicaciones...
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