Decisión del Panel Administrativo nº D2004-0257 of WIPO Arbitration and Mediation Center, June 16, 2004 (case Ingeniería de Software Bancario vs. D. Raúl Gutiérrez)

• Judge: María Baylos Morales
• Resolution Date: June 16, 2004
• Issuing Organization: WIPO Arbitration and Mediation Center
• Decision: Complaint denied
• Dominio: Generic Domains

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ingeniería de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Raúl Gutiérrez

Case No. D2004-0257

1. Las Partes

   1.1 Demandante: INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. (ISBAN), con domicilio social, en la Avenida de la Gran Vía de Hortaleza nº 3, 28043 Madrid, España.

   El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D. Tomás Santoro García de la Parra, como se afirma en la demanda.

   1.2 Demandado: D. RAÚL GUTIERREZ, con domicilio en calle Gran Vía nº 86, 28013 Madrid (España), representado por Dña. Paz Martín, Abogado, como se indica en la contestación a la demanda.

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

   2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , e .

   2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter procedimental

   3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio," en adelante la "Política," según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento," fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro," el día 5 de abril de 2004, acusándose recibo por el Centro el día 6 de abril de 2004.

   3.2 La verificación registral se efectuó el 7 de abril de 2004. El 19 abril de 2004, se notificó la demanda al demandado. El demandado procedió a responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 7 de mayo de 2004.

   3.3 El 24 de mayo de 2004, el Centro se dirigió a María Baylos para solicitar su declaración de aceptación e independencia para actuar como único panelista en este procedimiento administrativo, lo que aceptó con fecha 26 de mayo, resultando designada, una vez recibida dicha declaración, el 27 de mayo de 2004.

   3.4 El 2 de junio de 2004, el Centro comunicó a las partes la Orden de Procedimiento de la misma fecha por la que se solicitaba al demandante que modificara por escrito la identidad de la parte demandada, toda vez que ésta debía dirigirse contra la persona titular de los nombres de dominio, y no contra el administrador. En fecha 7 de junio de 2004, el demandante dirigió escrito al Centro cumpliendo con lo requerido e identificando al demandado como D. Raúl Gutiérrez.

   3.5 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razonó la procedencia de la lengua española como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya opuesto; antes bien, ha presentado la contestación también en español. Teniendo en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia españolas y que los documentos se presentaron en esta lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

   Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

   4.1. La demandante es titular de numerosos registros españoles de marca constituidas exclusivamente por la denominación "ISBAN," así como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9 de la demanda, cuya situación de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando, además, que todos ellos fueron solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado e (23 de agosto de 2002), y todos menos uno solicitados y concedidos con anterioridad al dominio (20 de enero de 2003), como puede apreciarse en la siguiente relación:

   - Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

   - Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

   - Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

   - Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

   - Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

   - Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23 de julio de 2003 y concedida el 14 de enero de 2004.

   La demandante es asimismo titular del nombre de dominio , desde el 13 de septiembre del 2002, como el Panel ha tenido ocasión de comprobar en consulta a la página web "www.interdominio.es."

   4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuestión es D.Raúl Gutiérrez, con domicilio en la calle Gran Vía 86, en Madrid, (28013) y es quien actualmente ostenta los nombres de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en los documentos números 1, 2 y 3 de la demanda, donde figura como fecha de registro el 23 de agosto de 2002 para los dominios e y el 20 de enero de 2003 para el dominio .

5. Alegaciones de las Partes

   1. Demandante

      La demandante básicamente alega:

      - Que es una entidad de derecho privado, constituida el 17 de mayo de 2002, como sociedad unipersonal del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., cuyo objeto social consiste en el desarrollo, mantenimiento y comercialización de soluciones de software y hardware, así como de tecnologías de la información y telecomunicaciones, para todo tipo de actividades económicas y específicamente para entidades financieras.

      - Que en junio de 2002, se procedió a otorgar escritura de ampliación de capital social de esta entidad cuyas participaciones sociales fueron suscritas íntegramente por el Banco Santander Central Hispano, S.A., primera entidad financiera de España y segunda de la Zona Euro, con una presencia líder en Europa y Latinoamérica.

      - Que, esta entidad es una sociedad que da cobertura asistencial, de mantenimiento y conservación del software bancario del "Grupo Santander" y todas sus empresas, y que además presta sus servicios en el mercado a otras empresas no pertenecientes al Grupo Santander.

      - Que la sociedad INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. es titular de seis marcas nacionales y resultan todas ellas idénticas o confusamente similares con los nombres de dominio , e ya que todas consisten en el distintivo "ISBAN" o bien "ISBAN One," ambos fonéticamente idénticos.

      - Que las mencionadas marcas constituyen el nombre comercial utilizado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., y así tanto el público en general como las empresas del sector, vinculan la actividad y servicios de ISBAN con su propietario.

      - Que además, la marca "ISBAN" coincide como acrónimo con su razón social: "INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.."

      - Que tal y como se desprende del Documento 10, en la página web instalada en el dominio puede encontrarse toda la información adicional publicada en los principales diarios económicos y de información general españoles en los que se denomina y reconoce por la marca "ISBAN" el proyecto empresarial y la prestación de servicios prestada por INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

      - Que con los Documento 12 a 20 aportados junto con su escrito de demanda, se acredita el uso notorio de la marca "ISBAN" en el mercado, así como el valor distintivo de los servicios prestados por el demandante, y su uso continuado al ser empleada en múltiples campañas publicitarias.

      - Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., tiene derecho exclusivo a utilizar la marca "ISBAN," y así evitar que se asocien erróneamente determinadas actividades y servicios con una empresa de la que no provienen.

      - Que resultan de la aplicación no sólo La Política y Reglas de resolución de conflictos de nombres de dominio, sino también las reglas complementarias de la política de resolución de disputas de la OMPI, las normas de Derecho Internacional que España ha ratificado, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1983, y sus modificaciones posteriores, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así como la legislación española, (Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas; Ley 11/1986 de 20 de marzo de 1986 de Patentes y Ley 3/1991 de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991).

      - Que el demandado hace un uso ilegítimo de la marca "ISBAN," procurando que se produzca el efecto de confusión al incorporar en grandes caracteres la denominación "I.S.B.A.N.," lo que evidencia la mala fe del demandado puesto que su razón social no coincide en absoluto con dicha marca.

      - Que el demandado, no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto a los nombres de dominio en cuestión y que dada la notoriedad de la marca "ISBAN," la elección del mismo y su registro no se deben a un acto involuntario y casual.

      - Que el hecho de que el dominio territorial haya sido registrado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no hace sino demostrar la notoriedad de "ISBAN" en el territorio español.

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