Decisión del Panel Administrativo nº DES2015-0020 of WIPO Arbitration and Mediation Center, August 05, 2015 (case HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. v. Daniel Eickmann)

Resolution DateAugust 05, 2015
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioEspaña (.es)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann

Caso No. DES2015-0020

1. Las Partes

La Demandante es HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. con domicilio en Metzingen, Alemania, representada por Grau & Angulo, España.

El Demandado es Daniel Eickmann con domicilio en Iserlohn, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio [hugobossorange.es].

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es OPENPROVIDER.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de junio de 2015. El 11 de junio de 2015, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio de 2015, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de junio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de julio de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de julio de 2015.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 24 de julio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas, actualmente en vigor, para distinguir, entre otros, productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional, a los que globalmente podemos referirnos como prendas de vestir y complementos:

- Marca internacional con efectos en España nº 482758, HUGO BOSS, denominativa, cuya fecha de publicación en el BOPI es el 16 de febrero de 1986;

- Marca internacional con efectos en España nº 513257, HUGO BOSS, denominativa, cuya fecha de publicación en el BOPI es el 1 de enero de 1992;

- Marca comunitaria nº 49254, HUGO BOSS, denominativa, concedida el 26 de marzo de 2008;

- Marca comunitaria nº 3400306, BOSS ORANGE, denominativa, concedida en fecha 3 de mayo de 2007;

- Marca comunitaria nº 49262, mixta BOSS HUGO BOSS, concedida el 6 de julio de 2007;

- Marcas internacionales nº 516345, nº 606620 y nº 754225, mixtas BOSS HUGO BOSS, con fecha de publicación en el BOPI, respectivamente, de 1 de octubre de 1990, 1 de julio de 1995 y 16 de abril de 2003.

La notoriedad o renombre de las marcas HUGO BOSS en el mundo ha sido reconocida por varias resoluciones anteriores del Centro.[1 ]

La Demandante aporta, además de recopilatorios de prensa y de Internet sobre el uso publicitario de las marcas de HUGO BOSS, un estudio de mercado sobre el Grupo “Hugo Boss”, sus marcas y su presencia, y reconocimiento en el mercado, elaborado en 2011 en 8 países (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte , China, Federación Rusa y Estados Unidos de América) en el que se concluye que la marca HUGO BOSS es la octava más citada por los encuestados al ser preguntados por marcas de ropa de primera gama o de lujo, contestando además un 83% de los encuestados que conocían la marca HUGO BOSS. También se aporta certificado de la Cámara de Comercio de Barcelona confirmando la notoriedad del signo “boss” en el sector de la moda y los complementos, así como distintas resoluciones judiciales firmes de Tribunales españoles y resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) en las que se reconoce la notoriedad de las marcas HUGO BOSS y BOSS.

La Demandante es además titular del nombre de dominio [hugoboss.com] desde el año 1997.

El nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es] fue registrado el 13 de septiembre de 2014.

Bajo el nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es] se contiene una página web en la que se ofrece la comercialización de diferentes prendas de vestir y complementos, figurando asimismo en el contenido de dicha web la marca HUGO BOSS.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es] es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas comunitarias e internacionales prioritarias de la Demandante integradas por los signos HUGO BOSS y BOSS ORANGE, marcas que, según la Demandante, son marcas renombradas en el sector de la moda. A juicio de la Demandante, el titular del nombre de dominio estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial de HUGO BOSS, tanto por el registro y uso del referido nombre de dominio como por el contenido que ofrece en la web bajo dicho nombre de dominio.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es], porque carece de derecho alguno en relación con los términos HUGO BOSS y BOSS ORANGE, porque no tiene vinculación alguna – más allá de la infracción que según la Demandante estaría cometiendo de sus marcas – con los signos HUGO BOSS o BOSS ORANGE, ni es conocido por el uso de esos signos y porque hace uso del nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es] y de las marcas de HUGO BOSS sin autorización en su contenido web. Asimismo, también sostiene la Demandante que, dado el renombre de las marcas HUGO BOSS y BOSS ORANGE, es evidente, a su juicio, que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con pleno conocimiento de su reputación y con el único fin de aprovecharse del renombre asociado a dichas marcas.

- El nombre de dominio en disputa [hugobossorange.es] ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A este respecto, alega la Demandante el conocimiento por parte del Demandado, previo al registro del nombre de dominio, de las marcas de la Demandante y el hecho de que el Demandado explote ilícitamente, a juicio de la Demandante, las marcas denominativas y mixtas de HUGO BOSS en el...

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