Decisión del Panel Administrativo nº DES2019-0029 of WIPO Arbitration and Mediation Center, October 22, 2019 (case Hearst Magazines, Inc. v. Motorpress Iberica, S.A.U.)
| Resolution Date | October 22, 2019 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Complaint denied |
| Dominio | España (.es) |
La Demandante es Hearst Magazines, Inc. con domicilio en Estados Unidos de América (los “Estados Unidos”), representada por Abril Abogados, S.L.P., España.
La Demandada es Motorpress Iberica, S.A.U., con domicilio en España, representada por Miguel Angel Rodríguez Andrés, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [runners.es].
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Ovh Hispano.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de agosto de 2019. El 26 de agosto de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de septiembre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 2 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una empresa de nacionalidad estadounidense, que opera a nivel internacional en el sector editorial, con más de 25 publicaciones en Estados Unidos y más de 300 a nivel internacional, entre las que se encuentran revistas como ELLE, COSMOPOLITAN, HARSPER’S BAZAAR o ESQUIRE. En España, la Demandante opera a través de su filial Hearst España, S.L., que es responsable, entre otras, de publicaciones de amplia difusión a nivel nacional como FOTOGRAMAS o DIEZ MINUTOS, con 18 millones de ejemplares al año, además de producir contenidos para terceros, organizar eventos e impartir diversos cursos.
La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus publicaciones bajo diversas marcas, entre las que se encuentran CAR & DRIVER, CASA DIEZ, COCINA DIEZ, COSMOPOLITAN, CRECER FELIZ, DEVIAJES, ELLE, ELLE DECORATION, ELLE GOURMET, EMPRENDEDORES, HARPER’S BAZAAR, MEN’S HEALTH, MICASA, NUEVO ESTILO, ¡QUÉ ME DICES!, QUO, WOMEN’S HEALTH y RUNNER’S WORLD. En concreto, respecto a la marca RUNNER’S WORLD, son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:
Marca Española No. 2167323 RUNNER’S WORLD, denominativa, solicitada el 9 de junio de 1998 y registrada el 5 de julio de 1999, para productos de la clase 16;
Marca de la Unión Europea No. 000857813 RUNNER’S WORLD, figurativa, solicitada el 23 de junio de 1998 y registrada el 29 de septiembre de 1999, para productos de la clase 16 y servicios de la clase 38.
Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio relativos a la denominación “runner’s world”, que albergan páginas web a través de las cuales difunde su publicación y las actividades promocionales relativas a la misma, como [runnersworld.com], registrado el 15 de abril de 1995, que incluye una sección en idioma castellano relativa a contenidos de la revista y actividades en España.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de diciembre de 2005 y actualmente se encuentra sin contenido. Durante cerca de 14 años fue utilizado para albergar la sección española de la revista identificada por la marca RUNNER’S WORLD.
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su marca RUNNER’S WORLD, en especial debido a su similitud con su marca figurativa europea, cuya representación se reproduce en la Demanda, que presenta como elemento más destacado el término “runners”, y, además, dado que la extensión “.es” no puede ser considerada como una diferencia al ser únicamente indicativa del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que los registros de marca de la Demandante, cuya validez no cabe cuestionar en el presente procedimiento, confieren a ésta el derecho de prohibir que cualquier tercero utilice su marca, sin su autorización, como identificador en Internet, con arreglo al artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas española. Además, tras remitir un requerimiento previo a la Demanda instando la cesación en el uso del nombre de dominio en disputa y su transferencia a la Demandante, la Demandada contestó que el nombre de dominio en disputa había sido registrado en atención a su carácter genérico, para dar cobertura a sus propias actividades de running, si bien se encontraba vacío de contenido. La falta de uso del nombre de dominio en disputa confirma la falta de interés legítimo de la Demandada, dado que los fines para los que inicialmente fue registrado ya no existen al encontrarse en liquidación la joint venture existente entre Demandante y la Demandada, como se desprende de la correspondencia entre las partes aportada.
Que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe, mediante una tenencia pasiva sin interés legítimo, siendo irrelevante que el mismo fuera registrado y/o usado previamente con conocimiento o autorización previa de la Demandante. La conducta y contestación al requerimiento de la Demandada son un reconocimiento de su falta de interés legítimo y de su conducta abusiva conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”). La Demandada tenía conocimiento de las marcas de la...
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