Decisión del Panel Administrativo nº DES2015-0039 of WIPO Arbitration and Mediation Center, January 28, 2016 (case Gedesco Services Spain, S.A.U. v. Descuenta Facil y Rapido, S.L.)

Resolution DateJanuary 28, 2016
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioEspaña (.es)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Gedesco Services Spain, S.A.U. c. Descuenta Fácil y Rápido, S.L. y Sergio Jiménez Ruiz

Caso No. DES2015-0039

1. Las Partes

La Demandante es Gedesco Services Spain, S.A.U., con domicilio en Valencia, España, representada por Herrero & Asociados, España.

Los Demandados son Descuenta Fácil y Rápido, S.L., con domicilio en Paterna, Valencia, España, representada por Despacho Cristóbal Fernández Abogados, España, y Sergio Jiménez Ruiz con domicilio en Paterna, Valencia, España, por sí mismo representado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio [gedescofacil.es] (el “Nombre de Dominio”).

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1 & 1 Internet España, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2015. El 23 de noviembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de noviembre de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado Descuenta Fácil y Rápido, S.L., es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, esto es el Demandado Sergio Jiménez Ruiz, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2015. Los Escritos de Contestación a la Demanda fueron presentados ante el Centro el 26 de diciembre de 2015.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 15 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El presente procedimiento se ha tramitado de forma paralela a otro cuya demanda ha sido presentada por la misma Demandante y en la misma fecha. Se trata de Gedesco Services Spain, S.A.U. c. Ficomsa Servicios Financieros, S.L.,[Caso OMPI No. D2015-2120], relativo al nombre de dominio [gedescofacil.com], caso relacionado con el presente, como se verá más abajo, habiendo nombrado el Centro al mismo Experto, quien igualmente ha aceptado, conforme queda dicho en el párrafo anterior.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante se dedica a la actividad de descuento de pagarés.

La Demandante ha acreditado la titularidad y vigencia de los siguientes registros españoles: Marca nº 2581018 GEDESCO, concedida el 7 de febrero de 2005; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT, concedida el 24 de febrero de 2009; Marca nº 3027412 GEDESCO, concedida el 3 de octubre de 2012; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO, concedida el 19 de julio de 2012; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES, concedido el 1 de julio de 2010; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES, concedida el 17 de marzo de 2008; y Marca nº 2669788 GEDESCO, concedida el 24 de julio de 2006. La Demandante también acredita la vigencia del Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A., concedido el 15 de octubre de 1997, si bien en el caso de este último registro no consta inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas el cambio de nombre de la sociedad titular, por lo que no puede ser tenido en consideración.

El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de mayo de 2012.

El Nombre de Dominio se encuentra actualmente inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que las sociedades Descuenta Fácil y Rápido, S.L. (titular del Nombre de Dominio) y Ficomsa Servicios Financieros, S.L. comparten, además de la sede social, el mismo tipo de actividad comercial y la persona de contacto o representante legal, es decir, Sergio Jiménez Ruiz.

- Que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Valencia del 20 de octubre de 2015 se publica el nombramiento de Sergio Jiménez Ruiz como apoderado de la sociedad Ficomsa Servicios Financieros, S.L., llamando la atención sobre el hecho de que esta última sociedad comparte con la sociedad Descuenta Fácil y Rápido S.L. (titular del Nombre de Dominio) además de la sede social, el mismo tipo de actividad comercial y la persona de contacto o representante legal, es decir, Sergio Jiménez Ruiz.

- Que su empresa se dedica desde hace años a prestar servicios de descuento de pagarés facilitando liquidez a “pymes” y autónomos, habiendo sido constituida la sociedad el 25 de abril de 2001, y añade que en la actualidad cuenta con una amplia red de delegaciones propias y agentes comerciales repartidos por todo el territorio español, con unas cifras de facturación que han crecido considerablemente durante los últimos años.

- Que se ha mostrado como un referente del sector financiero y ha aparecido de forma reiterada en los principales medios de comunicación españoles, los cuales se han hecho eco de sus campañas comerciales y se han servido de la información de la empresa para generar noticias de interés para el público.

- Que es titular de diversos registros españoles que incluyen la denominación GEDESCO, para distinguir, entre otros, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, citando concretamente los siguientes registros: Marca nº 2581018 GEDESCO; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT; Marca nº 3027412 GEDESCO; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2669788 GEDESCO; y Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A.

- Que también posee varias páginas web y nombres de dominio, destacando el nombre de dominio [descuentofacil.es] y la página web “www.gedesco.es”.

- Que la sociedad Demandada es una empresa experta en la financiación del activo circulante para las “pymes” con especialidad en descontar pagarés, por lo que es competencia directa de la Demandante, y opera fundamentalmente en Valencia, lugar de origen de la Demandante.

- Que la marca GEDESCO se reproduce íntegramente en el Nombre de Dominio, creando confusión con las marcas de la Demandante; y añade que lo único que cambia es haber añadido a continuación de dicha denominación el término “fácil”, palabra que carece de carácter distintivo junto a una marca.

- Que GEDESCO no tiene significado en ningún idioma, considerándose como un término de fantasía no asociado a la actividad.

- Que la diferencia antes mencionada no es relevante, puesto que el signo distintivo y renombrado destaca ante el término descriptivo y genérico “fácil”, añadiendo que el hecho de haber incluido íntegramente su marca en el Nombre de Dominio puede llevar a confusión a sus clientes.

- Que si introducimos los términos “gedesco” y “gedesco facil” en uno de los principales motores de búsqueda (Google) todos los resultados incluidos en las primeras páginas están relacionados con la Demandante, siendo éste otro hecho que demuestra el renombre de que goza la marca GEDESCO y concluye que el Nombre de Dominio es tan parecido a la marca GEDESCO que crea confusión.

- Que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que lo han registrado con la única finalidad de beneficiarse del mismo, alegando en este sentido: i) que no poseen marcas registradas con la denominación GEDESCO FACIL, mientras que no aparece ninguna marca en España (ni marca comunitaria) con la denominación GEDESCO que no pertenezca a la Demandante, según se desprende de las búsquedas cuyo resultado aporta; ii) que la sociedad Demandada pertenece o está relacionada con Ficomsa Servicios Financieros, S.L., sociedad que compite directamente con ella, es decir, con la Demandante; y iii) que no ha sido autorizada por la Demandante para usar la marca GEDESCO ni es licenciataria de la misma.

- Que el...

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