Decisión del Panel Administrativo nº D2016-0858 of WIPO Arbitration and Mediation Center, August 15, 2016 (case Educational Testing Service v. Xabier Le Courtier, Toefl-madrid / Javier Octavio de Toledo Salvatierra)
| Resolution Date | August 15, 2016 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | Generic Domains |
La Demandante es Educational Testing Service (en adelante “ETS”), con domicilio en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Jacobacci & Partners, España.
El Demandado es Javier Octavio de Toledo Salvatierra, bajo el pseudónimo Xabier Le Courtier, con domicilio en Madrid, España, representado por Bercovitz-Carvajal Estudio Jurídico, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio [toefl-barcelona.com], [toefl-madrid.com], [toefl-pamplona.com], [toefl-valencia.com] y [toeic-madrid.com].
El Registrador de los nombres de dominio en disputa [toefl-barcelona.com], [toefl-madrid.com], [toefl-pamplona.com] y [toeic-madrid.com] es Network Solutions. El Registrador del nombre de dominio en disputa [toefl-valencia.com] es OVH sas.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2016. El 29 de abril de 2016 el Centro envió a Network Solutions, LLC y OVH sas vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de abril y el 3 de mayo, respectivamente, los Registradores enviaron al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante y Titular, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
Al haber sido presentada la Demanda en español y ser el idioma del Acuerdo de Registro de los nombres de dominio [toeic-madrid.com], [toefl-barcelona.com], [toefl-pamplona.com] y [toefl-madrid.com] el inglés, las Partes fueron informadas de dicha circunstancia y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. La Demandante presentó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento el 4 de mayo de 2016. El Demandando no presentó solicitud alguna sobre el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de mayo de 2016 De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de junio de 2016. Por petición del Demandando presentada ante el Centro el 23 de mayo de 2016, el plazo para contestar la Demanda fue extendido automáticamente en dicha fecha de conformidad con el párrafo 5(b) de las Reglas hasta el 12 de junio de 2016. La Contestación a la Demanda fue presentada ante el Centro el 11 de junio de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 8 de julio de 2016 el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por el Experto, invitando a las Partes a presentar argumentos y documentos respecto a las modificaciones requeridas por la Demandante a los sitios web del Demandado.
El 14 de julio de 2016 el Demandado presentó sus alegaciones y documentos en contestación a la Orden de Procedimiento No. 1.
El 22 de julio de 2016 la Demandante presentó su contestación a las alegaciones del Demandado relativas a la Orden de Procedimiento No. 1.
Idioma del procedimiento
Haciendo uso de las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, se emite la presente Decisión en español, pues tanto la Demanda como la Contestación han sido presentadas por ambas Partes en español, y ambas Partes se han comunicado con el Centro en español, lo cual indica que la preferencia de las Partes es que este procedimiento se lleve a cabo en español.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca relacionados con la denominación TOEIC:
| Marca | No. de Registro | Jurisdicción | Fecha de Registro |
| TOEIC | 1191669 | Estados Unidos | 9 de marzo de 1982 |
| TOEIC | 3180166 | Estados Unidos | 5 de diciembre de 2006 |
| TOEIC | 103010 | Unión Europea | 16 de noviembre de 1998 |
| TOEIC y diseño | 13847 | Unión Europea | 5 de enero de 1999 |
La Demandante también es titular de los siguientes registros de marca relacionados con la denominación TOEFL:
| Marca | No. de Registro | Jurisdicción | Fecha de Registro |
| TOEFL | 1103427 | Estados Unidos | 3 de octubre de 1978 |
| TOEFL | 2461224 | Estados Unidos | 19 de junio de 2001 |
| TOEFL | 3168050 | Estados Unidos | 7 de noviembre de 2006 |
| TOEFL IBT | 3953133 | Estados Unidos | 3 de mayo de 2011 |
| TOEFL JOURNEY | 4106457 | Estados Unidos | 28 de febrero de 2012 |
| TOEFL JUNIOR | 4350291 | Estados Unidos | 11 de junio de 2013 |
| TOEFL | 4595363 | Estados Unidos | 2 de septiembre de 2014 |
| TOEFL ITP | 4551924 | Estados Unidos | 17 de junio de 2014 |
| TOEFL | 13839 | Unión Europea | 5 de enero de 1999 |
| TOEFL JUNIOR | 9364704 | Unión Europea | 21 de febrero de 2011 |
| TOEFL PRIMARY | 11856184 | Unión Europea | 23 de octubre de 2013 |
| TOEFL ITP | 12817706 | Unión Europea | 19 de septiembre de 2014 |
El nombre de dominio en disputa [toeic-madrid.com] fue registrado por el Demandado el 28 de octubre de 2012.
Los nombres de dominio en disputa [toefl-barcelona.com] y [toefl-pamplona.com] fueron registrados por el Demandado el 10 de diciembre de 2012.
El nombre de dominio en disputa [toefl-madrid.com] fue registrado por el Demandado el 25 de mayo de 2010.
El nombre de dominio en disputa [toefl-valencia.com] fue registrado por el Demandado el 10 de diciembre de 2012.
Todos los nombres de dominio en disputa dirigían a páginas web ofertando los servicios de preparación de exámenes de inglés, a excepción de [toefl-valencia.com] (el cual se encuentra inactivo conforme a las evidencias aportadas por las Partes).
La Demandante alega lo siguiente:
Expresa que cuenta con registros de marcas de las Unión Europea TOEFL y TOEIC vigentes y con efecto en España.
Que los nombres de dominio [toefl-barcelona.com], [toefl-pamplona.com], [toefl-madrid.com] y [toefl-valencia.com] incorporan en su totalidad la marca TOEFL de la Demandante, provocando un riesgo de confusión o asociación para los consumidores.
Que el nombre de dominio [toeic-madrid.com] incorpora en su totalidad la marca TOEIC de la Demandante, causando un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.
Que las marcas TOEFL y TOEIC se incluyen íntegramente en los nombres de dominio en disputa, lo que implica identidad, así como similitud fonética, visual y conceptual.
Que la única parte distintiva de los nombres de dominio en disputa son las marcas TOEFL y TOEIC respectivamente.
Que dado que “toefl” y “toeic” no son palabras en español, o en ninguna otra lengua de la Unión Europea, la connotación conceptual de las marcas es única y refiere a los exámenes desarrollados por la Demandante.
Que la adición de...
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