Decisión del Panel Administrativo nº DMX2018-0034 of WIPO Arbitration and Mediation Center, January 24, 2019 (case DOTERRA HOLDINGS, LLC. v. Diego Uscanga Cancino)
| Resolution Date | January 24, 2019 |
| Issuing Organization | WIPO Arbitration and Mediation Center |
| Decision | Transfer |
| Dominio | México (.mx) |
La Promovente es Doterra Holdings, LLC., con domicilio en Pleasant Grove, Utah, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Rios Abogados S.C., con domicilio en México.
El Titular es Diego Uscanga Cancino, con domicilio en Huixquilucan, Estado de México, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [doterramexico.mx].
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2018. El 29 de octubre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de octubre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 15 de noviembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de diciembre de 2018. La Contestación fue presentada en fecha 6 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de diciembre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 19 de diciembre de 2018, la Promovente presentó por correo electrónico, una comunicación complementaria dirigida al Centro en la que dio respuesta a cuestiones específicas planteadas por el Titular en su escrito de contestación. Estas declaraciones complementarias fueron admitidas en la Orden de Procedimiento No. 1 de fecha 3de enero del 2019.
En esta misma Orden de Procedimiento No. 1, con el apoyo de lo previsto en el Artículo 12B del Reglamento, en el sentido de asegurar que las Partes fueran tratadas con igualdad se otorgó al Titular un término de 5 (cinco) días naturales para presentar los argumentos que considerara pertinentes.
El 8 de enero del 2019 y dentro del plazo fijado, la Titular presentó por correo electrónico, ante el Centro, respuesta a la declaración complementaria presentada por la Promovente.
El 23 de enero de 2019, el Titular presento por correo electrónico ante el Centro, una declaración complementaria adicional.
4.1 La Promovente es una sociedad debidamente constituida conforme a la legislación de los Estados Unidos. Es una empresa global que opera en más de cincuenta países, fundada en 2008 por profesionistas especializados y comprometidos en compartir con el mundo los beneficios que tienen para la vida los aceites esenciales.
4.2 Los profesionales que colaboran con la Promovente en el cuidado de la salud, con alto nivel de capacitación y experiencia los llevo a la creación de una nueva norma de calidad pura CPGT (Certificado de Pureza Total Garantizada).
4.3 El modelo de ventas de los productos de la Promovente ésta basado en distribuidores que trabajan con sus clientes directamente, creando la oportunidad para que más de dos millones de distribuidores independientes, usen y vendan estos productos en todo el mundo otorgándoles una importante independencia financiera.
4.4 La Promovente se ha posicionado no solo en el mercado mundial como empresa líder en elaboración y venta de aceites esenciales, sino también en el mercado mexicano por lo cual es conocida por su liderazgo en el sector.
4.5 La Promovente es titular de diversos registros de marcas en México otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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Es titular de la marca DOTERRA y diseño, bajo los números de registro 1321225 (registrada el 18 de octubre de 2012) en clase 3, 1365072 en clase 5, 1330350 en clase 9 y 1322899 en clase 16, todos ellos solicitados el 5 de junio de 2012.
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DOTERRA y diseño, en clase 25, registro número 1323925, solicitado el 05 de junio de 2012.
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DOTERRA y diseño, clase 29, registro número 1320289, solicitado el 05 de junio de 2012.
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DOTERRA (nominativa), en clases 25, 21, 18, 16 y 14, registros número 1730830, 1730831, 1730832, 1730833 y 1730834, solicitados el 31 de noviembre de 2016.
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DOTERRA (nominativa), en clases 11 y 9, registros número 1730835 y 1730836, solicitados el 3 de noviembre de 2016.
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DOTERRA (mixta), en clase 30, registro número 1767883, solicitado el 24 de febrero de 2017.
La Promovente es también titular de la marca DOTERRA registrada en los Estados Unidos el 4 de octubre de 2016, bajo el número de registro 5054734, en clases 3,5 y 11 y con fecha de primer uso de 29 de julio de 2008.
Todos estos registros se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos jurídicos.
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Así también es titular de diversos registros de marca otorgados por la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States Patent Trademark Office) y de los cuales se puede destacar el registro 77976895 dỡterra, en clases 3, 5, 16, 25 y 29 internacional, solicitada el 25 de enero del 2008, el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales.
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La Promovente señala que su representante autorizada en México. Doterra de Mexico, S. de R.L. de C.V., celebró un contrato de distribución con fecha 5 de agosto de 2012, con la Titular. Y aceptó el Manual de Políticas para México de la filial de la Promovente en Mexico, vigente desde el 25 de abril del 2008 para los denominados Consultantes Independientes de Productos (“CIP”) y en el que se prevé que si el CIP tiene un sitio web personal no puede usar los nombres, logos, marcas, fotográficas o gráficos asociados a los productos de la Promovente, incluso en cualquier URL y que bajo ninguna circunstancia el nombre Doterra o cualquier nombre derivado de Doterra aparezca en una URL.
El nombre de dominio en disputa se registró el 15 de mayo de 2012 y actualmente se encuentra inactivo, si bien conforme a la evidencia de la Promovente dirigía con anterioridad a un sitio Web del Titular.
5. Alegaciones de las Partes A. Promovente 5.1 El Promovente reclama que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas que tiene registradas. Sostiene que el registro o uso es ilegitimo y desleal pues impide a la Promovente utilizar dicho nombre de dominio en disputa para la oferta de buena fe de productos y/o servicios, respeto de los cuales tiene derechos.
Se apoya en la [Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición] (en adelante: “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) , [Sección 2.1] sobre como evalúan los expertos si un titular carece de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio[1 ].
5.2 La Promovente alega que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, y no está haciendo uso de buena fe en el ofrecimiento de bienes o servicios, sino que ésta utilizando un nombre dominio en disputa similar en grado de confusión a las marcas de la Promovente con el propósito de competir deslealmente en el mercado, al redireccionar el tráfico de usuarios de Internet al nombre de dominio [ terraclub.mx].
5.3 La Promovente alega que el Titular firmó un contrato de distribución de fecha 5 de agosto del 2012, con Doterra de Mexico, S. de R.L. de C.V., representante autorizada de la Promovente en México, y como consecuencia, se sujetó a los lineamientos del Manual de Políticas para México que prohíbe el usar el nombre, logos, marcas, fotografías o gráficos asociados a los productos de la Promovente e incluso cualquier URL. Bajo ninguna circunstancia está permitido que el nombre DOTERRA o cualquier nombre derivado de Doterra aparezca en un URL.
5.4 La Promovente sostiene que hubo mala fe, puesto que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente, sus actividades, su reputación y sus marcas registradas a nivel internacional con anterioridad al registro de nombre de dominio en disputa y tuvo la intención específica de afectar al Promovente; por lo que el registro y uso del nombre de dominio se encuadra dentro de los supuestos del registro o uso de mala fe.
B. TITULAR 5.5 El Titular, en su escrito de contestación opone la excepción de falta de personalidad del representante de la Promovente por haber exhibido una copia simple de la carta poder.
5.6 El Titular manifiesta, que quien se ostenta como otorgante, es representante legal de dōTERRA Holdings LLC, que es distinta a la Promovente Doterra Holdings LLC.
5.7 El Titular establece no estar obligado a tener como verdad sabida e incontrovertible la afirmación consistente en que el Titular es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica según se refiere, consta en el Certificado Público de fecha 29 de enero de 2008 otorgado ante la fe del Lic. Kathy Berg, Directora de División de Corporaciones y...
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