Determinación de las posiciones legítimas de dominio sobre el secreto empresarial

• Author: Albert Estrada i Cuadras
• Pages: 139-170

CAPÍTULO IV

DETERMINACIÓN DE LAS POSICIONES LEGÍTIMAS

DE DOMINIO SOBRE EL SECRETO EMPRESARIAL

En esta obra se defiende la tesis de que el bien jurídico-penal protegido

por los tipos penales de violación de secreto empresarial es el patrimonio

individual (vid. supra cap. II, apdo. 2). En este sentido, se parte de un con-

cepto jurídico-económico basado en la teoría de la integración. Conforme

a esta concepción del patrimonio, tan solo son merecedoras de protección

penal las posiciones de dominio sobre objetos o interacciones sociales mo-

netariamente valiosas y jurídicamente constituidas 1.

Esto significa que las posiciones de dominio sobre la información econó-

micamente valiosas deberán basarse en expectativas de reserva jurídicamen-

te garantizadas. Ello nos remite al régimen jurídico-privado de protección de

las expectativas de reserva sobre la información económicamente valiosa.

El Derecho privado reconoce expectativas de reserva al titular de la in-

formación (infra III.2). Sin embargo, la pregunta es: ¿quién puede conside-

rarse titular de la información? La cuestión no es tan sencilla como a primera

vista puede parecer. En tanto que bien inmaterial no calificable ni como bien

mueble ni inmueble, la información solo puede ser objeto de derechos de

propiedad si reúne las condiciones previstas para ser objeto de propiedad in-

telectual o industrial conforme al RDLeg. 1/1996, de 12 de abril, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI, en

adelante), la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LPat, en adelante) 2,

o cualquiera de las otras disposiciones normativas que integran el Derecho

de la propiedad intelectual e industrial.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial no son derechos de pro-

piedad equivalentes al derecho de propiedad clásico sobre las cosas, sino tan solo

1 LK-SCHÜNEMANN, 12.ª ed., 2012, § 266, nm. 166.

2 El 24 de julio de 2015 se aprobó la Ley 24/2015, de Patentes, que deroga la LPat actualmente

vigente. La nueva Ley de patentes entrará en vigor el uno de abril de 2017. La nueva Ley no intro-

duce cambios sustanciales en relación con las cuestiones aquí analizadas.

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derechos asimilados a este 3. Así, por ejemplo, los derechos de propiedad intelec-

tual e industrial están temporalmente limitados (la patente tiene una duración de

veinte años desde su concesión, por ejemplo), pueden sufrir serias limitaciones,

como por ejemplo la obligación de explotar o licenciar la patente (arts. 83 y ss.

LPat) 4, o estar protegidos por intensas normas de derecho imperativo, como por

ejemplo la irrenunciabilidad e inalienabilidad de los derechos morales del autor

(art. 14 LPI) o la posibilidad de revisar la remuneración pactada por la cesión de

los derechos de explotación sobre la creación intelectual, cuando posteriormente

se manifestara desproporcionada, en perjuicio del autor, en relación con los bene-

ficios obtenidos por el cesionario que ha explotado la obra (art. 47 LPI).

Cuando la información constitutiva de secreto empresarial sea objeto de

un derecho de propiedad industrial o intelectual, será posible identificar,

conforme a los criterios de atribución de la titularidad sobre los objetos de

propiedad intelectual o industrial previstos en la Ley correspondiente, el

legítimo titular de la información (infra apdo. 2). Este será el caso cuando

el secreto sea calificable de creación intelectual (obra literaria, artística o

científica original, incluidos los programas de ordenador - art. 10.1 LPI),

de invención patentable (arts. 4-9 LPat) 5, de modelo de utilidad (art. 143

y ss. LPat) 6, de diseño industrial (arts. 1, 5-12 LPJDI 7), de topografía de un

producto semiconductor (los llamados chips - arts. 1 y 2 LPJTPSC 8) o de

obtención vegetal (arts. 2, 5-9 LRJPOV 9).

Sin embargo, cuando la información constitutiva de secreto empresarial

no sea calificable de objeto de la propiedad intelectual o industrial, habrá

que determinar a quién o a quiénes se les reconocen sus expectativas de

reserva y exclusión (infra apdo. 3). Se trata de secretos empresariales que

consisten, por ejemplo, en propuestas de mejora técnica no patentables ni

calificables de modelo de utilidad, estrategias comerciales, de distribución,

organizativas, etc. Informaciones todas ellas competitivamente relevantes, a

veces tanto o más que una invención patentable, pero no merecedoras de ser

objeto de propiedad intelectual ni industrial.

Ahora bien, tener clara la titularidad del secreto empresarial no siem-

pre va a garantizar claridad respecto del reconocimiento jurídico de expec-

3 En este sentido, véanse, por todos, KRASSER, Patentrecht, 6.ª ed., 2009, § 1 A II, quien dice

que en su estructura de derecho de exclusión la patente es comparable a la propiedad sobre una

cosa material. Respecto del derecho de autor, SCHRICKER/LOEWENHEIM, «Einleitung», en SCHRIC-

KER/LOEWENHEIM (ed.), SCHRICKER/LOEWENHEIM-Urheberrecht. Kommentar, 4.ª ed., 2010, nm. 26

hablan de cuasi-derecho real.

4 Véanse los arts. 90 y ss. de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

5 Véanse los arts. 4-9 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

6 Véanse los arts. 137-140 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

7 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

8 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos se-

miconductores.

9 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales.

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tativas de exclusión sobre la información. Cuando el objeto de propiedad

intelectual o industrial haya sido creado de forma conjunta por varios su-

jetos, o el autor haya transmitido la información a varias personas a la vez,

la titularidad de la información será relativamente fácil de determinar: en

la mayor parte de los casos estaremos ante supuestos de cotitularidad. Con

todo, no es en absoluto evidente que todos y cada uno de los cotitulares

tengan jurídicamente garantizadas sus expectativas recíprocas de reserva,

por ejemplo.

Por lo demás, la titularidad de la información no es el único motivo de

reconocimiento de expectativas de exclusión sobre la información. Como

más adelante trataré de explicar, el Derecho privado reconoce expectativas

de reserva a sujetos que no son titulares de la información. Así, por ejemplo,

la invención patentable desarrollada por un trabajador en su tiempo libre,

pero utilizando los medios materiales de su empleador, pertenece originaria-

mente al trabajador inventor, pero su empleador tiene el derecho a asumir,

a cambio de una «compensación económica justa» (art. 17.2 LPat) 10, la ex-

plotación de la invención. Este derecho de asunción da lugar, a su vez, a que

el Derecho privado le garantice, al menos, una expectativa de reserva frente

al trabajador inventor.

En lo que sigue se van a exponer, de forma sucinta, los criterios de atri-

bución de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la infor-

mación objeto de los mismos (apdo. 1). En segundo lugar, expondré los

criterios jurídico-privados de reconocimiento de expectativas de exclusión

del aseguramiento, uso o comunicación de la información objeto de tales

derechos y constitutiva de secreto empresarial (apdo. 2). En tercer lugar

fijaré, a modo de tesis, los criterios de reconocimiento jurídico-privado de

expectativas de exclusión respecto de información constitutiva de secreto

empresarial pero no susceptible de ser objeto de un derecho de propiedad

intelectual o industrial (apdo. 3). Con estos criterios será posible determinar

quién ocupa una posición legítima de dominio sobre un secreto empresarial

objeto de las conductas constitutivas de los delitos previstos en los arts. 278

a 280 CP.

1. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial se concretan en dos

clases de derechos sobre el objeto de la propiedad: los derechos morales y

los derechos patrimoniales o de explotación. Los derechos morales se atri-

buyen de forma originaria al autor del objeto, por el hecho de su creación

10 Véase el art. 17.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.