Decisión del Panel Administrativo nº DCO2018-0033 of Tribunal Arbitral de la OMPI, December 28, 2018 (case Corredor Empresarial S.A. v. Elvin Kienesberger, Betplay)

DefenseElvin Kienesberger, Betplay
Resolution DateDecember 28, 2018
Issuing OrganizationTribunal Arbitral de la OMPI
DecisionComplaint denied
DominioColombia (.co)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Corredor Empresarial S.A. c. Elvin Kienesberger, Betplay

Caso No. DCO2018-0033

1. Las Partes

La Demandante es Corredor Empresarial S.A., con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representada por

López-Castro-Chacón S.A.S. Asesores Legales, Bogotá, D.C., Colombia.

El Demandado es Elvin Kienesberger, Betplay con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representado por Abello Abogados, Bogotá, D.C., Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [betplay.co].

El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de octubre de 2018. El 10 de octubre de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de octubre de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 12 de octubre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demandante había presentado dos copias de la Demanda, una en español y una en inglés, solicitando el español como idioma del procedimiento, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 17 de octubre de 2018 el Demandado contestó a la comunicación del Centro confirmando su acuerdo con la solicitud de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de noviembre de 2018.

El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de noviembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

El 5 de diciembre de 2018 el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por el Experto, por la cual otorgaba a la Demandante un plazo de cinco días para presentar pruebas para sostener su alegación de que el Demandado conocía la marca de la Demandante en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, y otorgaba cinco días al Demandado para contestar a cualquier presentación de la Demandante. La Demandante contestó a la Orden de Procedimiento No. 1 el 10 de diciembre de 2018 y el Demandado contestó el 15 de diciembre de 2018.

4. Antecedentes de Hecho
  1. La Demandante es una sociedad comercial prestadora de servicios de juegos de suerte y azar, constituida desde el 25 de septiembre de 2008.

  2. En Colombia, el desarrollo de actividades de suerte, azar y apuestas, debe ser autorizado por Coljuegos, que es una empresa industrial y comercial del estado colombiano, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

  3. La Demandante ha sido autorizada en diferentes oportunidades por Coljuegos, para el desarrollo de actividades de suerte, azar y apuestas. En efecto, entre otras comunicaciones de dicha entidad, el 14 de septiembre de 2015, expidió la siguiente:

    “El único juego autorizado por Coljuegos para apuestas en deportes es ‘Las Deportivas’, el cual es operado por la empresa Corredor Empresarial S.A., desde noviembre de 2014”.

  4. El proceso interno de creación de la marca BETPLAY de la Demandante se inició a principios de 2017, y tal como consta en el Anexo 9 de la Demanda, los modelos de diseños de la marca datan del 16 de febrero de 2017.

  5. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de febrero de 2017, tan solo dos días antes del registro del nombre de dominio de la Demandante [betplay.com.co].

  6. La Demandante cuenta con el siguiente registro de la marca BETPLAY, solicitado el 6 de abril de 2017 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de conformidad con el Anexo 3 de la Demanda:

    Marca Expediente Clases Certificado Solicitud Registrada
    SD2017/0025206 9, 16, 28, 35, 41, 42 579286 6 de abril de 2017 22 de noviembre de 2017
  7. El 26 de mayo de 2017, la Demandante inició el proceso de autorización de apuestas online de su página web a la que redirecciona el nombre de dominio [betplay.com.co].

  8. El 11 de septiembre de 2017, Coljuegos suscribió con el Demandante un contrato de: “concesión para la operación de juegos de suerte y azar novedosos operados por Internet, para los tipos de juegos máquinas tragamonedas o de azar ruleta y apuestas sobre eventos deportivos”.

  9. El 13 de octubre de 2017, la Demandante envió una carta de reclamo al Demandado, en relación con el nombre de dominio en disputa de conformidad con el Anexo 11 de la Demanda.

  10. El 7 de noviembre de 2017, el Demandado constituyó la sociedad Betplay S.A.S., de conformidad con el Anexo 3 de la Contestación de la Demanda. Se resalta que el apoderado del Demandado alega que la fecha de constitución de la sociedad es el 21 de septiembre de 2017. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada, sólo se entiende constituida y surge su personificación jurídica, una vez se inscribe en el Registro Mercantil, lo que ocurrió el 7 de noviembre de 2017.

  11. El 12 de febrero de 2018, el Demandado actualizó el nombre de dominio en disputa.

  12. El 26 de julio de 2018, el Demandado realizó el depósito del nombre comercial B BETPLAY ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

  13. La página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, promociona la actividad de apuestas deportivas, de conformidad con el Anexo 10 de la Contestación a la Demanda. No obstante, en la Contestación a la Demanda ni en sus anexos consta que el Demandado esté autorizado para el desarrollo de apuestas deportivas. Igualmente, en el Anexo 14 de la Demanda, consta que el Demandado no tiene autorización alguna de Coljuegos para el desarrollo de actividades de suerte, azar o apuestas.

  14. De conformidad con el Anexo 26 de la Contestación a la Demanda, la Demandante es la sociedad más experimentada de Colombia en operar juegos novedosos en línea de suerte y azar, por su alianza con multinacionales como R. Franco Digital y Kambi. Adicionalmente, menciona la prueba aportada, que la Demandante es líder en el sector de juego en el país.

  15. De conformidad con el Anexo 6 de la Contestación a la Demanda, el Demandado sólo cuenta con una presentación comercial desde el 23 de noviembre de 2017, es decir, una vez recibió el reclamo por parte de la Demandante.

    5. Alegaciones de las Partes

    A. Demandante
  16. La Demandante creó la marca BETPLAY a principios del año 2017.

  17. La Demandante registró el nombre de dominio [betplay.com.co], el cual se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2017.

  18. La marca BETPLAY fue registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante Resolución No. 63048 del 3 de octubre de 2017, a favor de la Demandante, en las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza para marcas.

  19. El nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca BETPLAY.

  20. La Demandante tiene derechos de exclusividad marcaria sobre BETPLAY para servicios comprendidos en la clase 42, los cuales están siendo vulnerados a través del nombre de dominio en disputa.

  21. Los derechos de exclusividad marcaria aplican para la totalidad del territorio colombiano lo cual incluye el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.co”, de conformidad con la norma ISO 3166 y la política aprobada por el Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de Colombia para regular la administración del ccTLD “.co”.

  22. La explotación del Demandado del nombre de dominio en disputa es ilegal, pues va en contravía de las normas de propiedad intelectual colombianas.

  23. No puede predicarse un derecho o interés legítimo del Demandado, porque no se encuentra autorizado por la entidad colombiana para promocionar u ofrecer servicios de apuestas por Internet.

  24. A través de la página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, no se ofrece, ni se ha ofrecido ningún tipo de producto o servicio del que pueda predicarse interés legítimo, pues la publicidad incluida de Bet365 y BetFair, nunca fue autorizada, tal como constan en los Anexos 12 y 13 de la Demanda, y los contenidos compartidos son reproducciones textuales y no autorizadas del contenido de otras páginas web, tales como el periódico El Tiempo como constan en los Anexos 15 y 20 de la Demanda.

  25. El 13 de octubre de 2017, el Demandante envió una carta de reclamo al Demandado procurando el cese del uso indebido de la marca BETPLAY, tal como consta en el Anexo 11 de la Demanda. En respuesta telefónica, el Demandado ofreció...

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