Decisión del Panel Administrativo nº DES2018-0004 of WIPO Arbitration and Mediation Center, April 25, 2018 (case Amorepacific Corporation v. Miguel Ángel Grandia Ruiz)

Resolution DateApril 25, 2018
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioEspaña (.es)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Amorepacific Corporation c. Miguel Angel Grandia Ruiz

Caso No. DES2018-0004

1. Las Partes

La Demandante es Amorepacific Corporation con domicilio en Seúl, República de Corea, representada por Ballester Intellectual Property, S.L.P., España.

El Demandado es Miguel Angel Grandia Ruiz con domicilio en Madrid, España, representándose a sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa [laneige.es].

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet España, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de febrero de 2018. El 1 de febrero de 2018, el Centro envió a Red.es, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2018, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de marzo de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de marzo de 2018.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 11 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular registral de las siguientes marcas:

- Marca nacional española nº 2.274.966, denominativa con gráfico, compuesta por el signo LANEIGE AMORE, registrada para servicios de la clase 3 del nomenclátor internacional, solicitada el día 2 de diciembre de 1999 y registrada el 22 de mayo de 2000, y cuya última renovación fue publicada el 27 de noviembre de 2009.

- Marca de la Unión Europea nº 013.131.826, denominativa, compuesta por el signo LANEIGE SMART CUSHION, registrada para servicios de la clase 3 del nomenclátor internacional, con fecha de registro 16 de diciembre de 2014.

- Marca internacional nº 1.215.787, denominativa, LANEIGE, designando a España, registrada para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 22 de diciembre de 2014.

La Demandante ofrece bajo el nombre de dominio [laneige.com] productos de cosmética, con enlaces a los siguientes países: China, Taiwán, Provincia de China, Hong Kong (China), República de Corea, Singapur, Malasia, Tailandia, Viet Nam, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos de América y Canadá.

En la web de la Demandante se afirma que la marca LANEIGE fue lanzada en 1994, y en su escrito de contestación el Demandado acepta expresamente la veracidad de este extremo.

El nombre de dominio en disputa [laneige.es] fue registrado el 21 de noviembre de 2011.

Bajo el nombre de dominio [laneige.es] se ubicó una página web en la que aparece una fotografía de una modelo de rasgos asiáticos, el signo “TONYMOLY”, la indicación “en construcción” y una fotografía de un expositor de venta de cosméticos en el que figura el signo “TONYMOLY”, junto con la indicación “Ven a conocernos y llévate muestras gratis”, seguido de una dirección postal en Madrid. Posteriormente, ese contenido fue eliminado y en la actualidad, bajo el nombre de dominio en disputa [laneige.es] se ofrece una web en la que tan solo aparece la frase “en construcción”.

Bajo el nombre de dominio [tonymoly.es] se contiene una web, de la cual es titular la sociedad mercantil Tradegate to Europe S.L., en la que se ofrecen productos cosméticos y se indica –entre otros extremos- que “nuestro deseo es acercar la cosmética coreana a la mujer española”.

La Demandante aporta un extracto que contiene los resultados de la consulta, con fecha 27 de octubre de 2017, sobre Tradegate to Europe S.L en el Registro Mercantil Central, donde consta que el Demandado es el administrador único de la referida sociedad mercantil, con fecha de inscripción del nombramiento de 11 de octubre de 2011.

El representante de la Demandante remitió al Demandado, el 24 de noviembre de 2017 y por burofax, una carta requiriéndole la transferencia del nombre de dominio en disputa [laneige.es]. En esa misma carta de la representante del Demandante también actuaba en representación de la empresa Etude Corporation, integrada en el mismo grupo que la Demandante, y se le requería al Demandado la transferencia del nombre de dominio [etudehouse.es]. El Demandado no contestó a dicho requerimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio en disputa [laneige.es] es similar hasta el punto de crear confusión con la marca española de su titularidad, pues incluye por completo el elemento dominante “laneige”, término que también está protegido por las marcas de la Unión Europea LANEIGE SMART CUSHION y por la marca internacional LANEIGE. Sostiene además la Demandante que los usuarios de Internet podrían considerar que el nombre de dominio en disputa [laneige.es] corresponde a una sucursal española de la Demandante, y que existe una total identidad entre los productos protegidos por la marca y los productos ofertados por el nombre de dominio en disputa.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa [laneige.es], porque no posee ningún título o registro previo en España o en el extranjero que le habilite para su registro y uso, porque la fecha de registro del nombre de dominio objeto de conflicto es posterior a la del lanzamiento de la marca por la Demandante (que afirma que fue en 1994), así como a la fecha de registro de la marca española LANEIGE AMORE, realizando el Demandado un uso ilícito del nombre de dominio, pues lo ha usado para invitar a los usuarios de Internet a visitar un local comercial “Tonymoly” de venta de cosméticos. Además, también invoca la Demandante como elemento determinante de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado que no hubiese contestado la carta-requerimiento que le envió la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa [laneige.es] ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque se usa en una web que aparece “en construcción”, mostrando únicamente una imagen de una modelo coreana junto con la marca “Tonymoly”, invitando a los usuarios a dirigirse a una tienda situada en Madrid. Destaca la Demandante que el Demandado es el administrador de la sociedad mercantil responsable del sitio web que se ofrece bajo el nombre de dominio [tonymoly.es]. Todo ello, siempre según la Demandante, llevaría a la conclusión de que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa [laneige.es] de mala fe, incluyendo la marca de la Demandante con el fin de crear confusión sobre el origen empresarial de la página web, impidiendo que la Demandante haga uso de dicho nombre de dominio y atrayendo de manera intencionada a usuarios de Internet a la tienda “Tonymoly”, propiedad de una empresa de cosméticos competidora.

Por todo ello, la Demandante solicita que se dicte una resolución en la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa [laneige.es].

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- El Demandado reconoce que el nombre de dominio en disputa [laneige.es] es bastante parecido a la marca registrada LANEIGE AMORE que pertenece...

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