Decisión del Panel Administrativo nº DCO2014-0011 of Tribunal Arbitral de la OMPI, August 19, 2014 (case All Year Inversiones, S.L. Gesmesol, S.A. v. Andrés Rincón)

Defense:Andrés Rincón
Resolution Date:August 19, 2014
Issuing Organization:Tribunal Arbitral de la OMPI
Decision:Complaint denied
Dominio:Colombia (.co)
SUMMARY

[solways.com.co]

 
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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Gesmesol, S.A. y All Year Inversiones, S.L. c. Andrés Rincón, Solways Colombia-900.161.681-0

Caso No. DCO2014-0011

1. Las Partes

La parte Demandante es Gesmesol, S.A. con domicilio en La Habana, Cuba, y All Year Inversiones, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por Roeb y Cía., S.L., España.

La parte Demandada es Andrés Rincón, Solways Colombia-900.161.681-0 con domicilio en Bogotá, Colombia, representada por sí misma.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es [solways.com.co] el cual se encuentra registrado con Central Comercializadora de Internet S.A.S.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2014. El 10 de junio de 2014 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de junio de 2014 Central Comercializadora de Internet S.A.S. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y datos de contacto para el nombre de dominio en disputa. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el 20 de junio de 2014 la parte Demandante presentó ante el Centro una Demanda modificada. El Centro verificó que la Demanda, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la parte Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de junio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de julio de 2014.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain, Miguel B. O'Farrell y Gerardo Saavedra como miembros del Grupo de Expertos el 5 de agosto de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Gesmesol S.A. es titular de los siguientes registros marcarios que amparan la marca SOLWAYS y diseño (la “Marca”): registro No. 330227 en clase 39 y registro No. 330228 en clase 43, ambos concedidos el 30 de marzo de 2007 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Solways Colombia S.A. se constituyó el 21 de junio de 2007, habiendo cambiado su nombre y tipo societario a CIC Colombia Travel S.A.S. en febrero de 2014 (“Solways Colombia”).

En la escritura constitutiva de Solways Colombia aparecen como accionistas: Sol Caribe Tours S.A. con el 25% de las acciones, Internacional Network Group con el 25% de las acciones, A. Rincón Salgado con el 48% de las acciones, D. Rincón Salgado con el 1% de las acciones y B. Gambino Rosero con el 1% de las acciones.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de julio de 2007.

Gesmesol S.A., Sol Caribe Tours S.A. y All Year Inversiones S.L. celebraron un acuerdo marco de cesión de uso de signos distintivos, de fecha 18 de febrero de 2009 (el “Acuerdo Marco”).

Gesmesol S.A., All Year Inversiones S.L., Sol Caribe Tours S.A. y Solways Colombia celebraron un contrato de cesión de uso de marca, de fecha 11 de marzo de 2009, respecto a la Marca y registros marcarios antes referidos (el “Contrato de Uso”).

All Year Inversiones S.L., Juan Carlos García-Cordero Celis, Andrés Rincón Salgado, David Rincón Salgado y Gustavo Enrique Páez Escobar celebraron un contrato de transacción, de fecha febrero de 2014, reconocido ante notario el 25 de febrero de 2014 (el “Contrato de Transacción”).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la parte Demandante se pueden resumir como sigue.

El 24 de agosto de 2006 Gesmesol S.A. solicitó en Colombia el registro de la Marca en clases 39 y 43, el cual le fue concedido el 30 de marzo de 2007 bajo los registros 330227 y 330228, respectivamente.

El 21 de junio de 2007 se constituyó Solways Colombia, participada entonces por Sol Caribe Tours, S.A., International Network Group, S.A. y los accionistas colombianos A. Rincón Salgado, D.Rincón Salgado y B. Gambino Rosero. Tanto Sol Caribe Tours, S.A. como Gesmesol, S.A. pertenecen al grupo Meliá Hotels International, S.A. Desde la constitución de Solways Colombia, Gesmesol, S.A. cedió de hecho a la misma para su operatoria el uso de la Marca y demás signos distintivos asociados a la misma.

El 21 de julio de 2007 el Sr. Rincón Salgado (el “Sr. Rincón”), en su calidad de Director General de Solways Colombia, registró el nombre de dominio en disputa.

El 27 de mayo de 2008, el Director Adjunto de Sol Meliá Cuba (hoy Meliá Hotels International-Cuba) comunica al Sr. Rincón (entre otros), en su calidad de Director General de Solways Colombia, la política relativa a los nombres de dominio Solways, en la que claramente se establecía que todos los nombres de dominio Solways deberían de registrarse a nombre de la compañía Sol Caribe Tours, S.A. y que los registros de nombres de dominio Solways que obraran registrados a favor de titulares diferentes de Sol Caribe Tours, S.A. deberían ser transferidos por los respectivos titulares a nombre de ésta, quedando encargados los Directores y/o Gerentes Generales de cada una de las compañías Solways (incluída Solways Colombia) de ejecutar esa tarea para regularizar ese particular.

El 18 de febrero de 2009 se firma el Acuerdo Marco, por el cual Gesmesol, S.A. adquiere para con All Year Inversiones, S.L. la obligación de garantizar la cesión de uso de los signos distintivos asociados a Solways (que incluye los nombres de dominio). Respecto a Solways Colombia, ya existente a la fecha de firma del mismo, los acuerdos previos en ese sentido que se hubieran realizado se ajustarían a lo pactado en el Acuerdo Marco.

El 11 de marzo de 2009 se suscribe el Contrato de Uso entre Gesmesol, S.A., Sol Caribe Tours, S.A., All Year Inversiones, S.L. y Solways Colombia (representada en ese acto por el Sr. Rincón) el cual expresa que: “SOLWAYS COLOMBIA, S.A. deberá en todo momento utilizar la MARCA objeto de la cesión, del siguiente modo: [...] b) No tomará ninguna acción, ni permitirá o facultará a persona alguna un acto que implique usar o intentar registrar la MARCA, denominación social, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier signo distintivo que fuera idéntico o similar a la MARCA objeto de la presente cesión, ya sea en el país en el que se encuentra registrada la MARCA o en cualquier otro país.”

El 25 de febrero de 2014 se suscribe el Contrato de Transacción, que pone fin al proyecto en Solways Colombia y en el cual constan, entre otros, los siguientes puntos: (i) la cesión por parte de All Year Inversiones, S.L. de su participación accionaria en Solways Colombia, la que es causa de terminación de la cesión de uso de la Marca y demás signos distintivos, según consta en el Contrato de Uso; (ii) se reconoce la terminación de la cesión de uso de la Marca por parte de Solways Colombia, la disposición de disponer de la misma libremente por su titular y el cambio de nombre de Solways Colombia, la cual se obliga a suprimir de su nombre la denominación Solways y se compromete a no concebir y/o intentar registrar en el cambio de nombre una denominación similar a Solways, evitando así que su denominación cause cualquier interferencia o confusión con la Marca.

Posteriormente deviene urgente para Gesmesol, S.A., Sol Caribe Tours, S.A. y All Year Inversiones, S.L. solucionar el problema de la indebida...

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